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Choisir un modèle pour le succès de la gestion de la PI: approche externalisée, interne ou hybride?

09-01-2018

Dans la deuxième partie de notre nouvelle série d'articles sur les meilleures pratiques en matière de gestion de la PI, Chantal Koller de Novagraaf examine les étapes à suivre pour mettre en œuvre et gérer une stratégie de marque et se concentre aujourd’hui sur les avantages et inconvénients des différents modèles de gestion possibles.

Comme indiqué dans notre précédent article «Meilleures pratiques en matière de gestion IP: définition de la stratégie», les entreprises se doivent d’élaborer une stratégie de marque qui couvre non seulement leur réalité commerciale actuelle, mais aussi leur croissance et leur projets au minimum sur moyen terme. Cependant, la création d'une structure de gestion de la PI qui résiste à l'épreuve du temps n'est que la première phase d’un processus beaucoup plus exigeant de la mise en œuvre d'une telle stratégie. En effet, les défis liés non seulement à la gestion de la charge de travail des équipes de PI, mais aussi à la gestion des fournisseurs, des enregistrements et au contrôle qualité, deviennent des éléments clés de réussite.

Face à la réalité
De nos jours, les ressources en temps et en budget sont limitées pour tout département de propriété intellectuelle. Toutefois, même si un département PI d'entreprise est capable de gérer le cycle de vie complet des droits de propriété intellectuelle par ses propres moyens, un certain nombre de questions organisationnelles doivent être abordées de manière centrale et soutenues à travers toute l'entreprise pour qu’une telle gestion soit couronnée de succès. 

Dès lors, pour la plupart des entreprises, la clé reste de trouver la bonne combinaison entre des cabinets juridiques et des prestataires d’exécution de formalités qui permettra à leur personnel ou à leur équipe PI d’arriver à une solution globale efficace en lien avec les ressources disponibles, tout en veillant à ne pas perdre le contrôle sur l'ensemble du portefeuille.

D'après mon expérience, les trois modèles suivants peuvent s'avérer efficaces à cet égard:

  • Entièrement externalisé: Le modèle idéal lorsque la personne responsable de la PI cumule cette responsabilité avec d'autres rôles, et pour les petites et moyennes entreprises sans capacités PI complètes. Dans ce cas, un contrat de prestation de services détaillant les attentes et les coûts y afférant est idéalement discuté entre l'entreprise et le conseil externe. En général, l'ensemble des services juridiques et formalités administratives de PI, ainsi que les données connexes, sont ainsi gérés à l'externe. Le responsable de la propriété intellectuelle de l'entreprise fournit des conseils sur la stratégie et les décisions commerciales de l'entreprise, et joue un rôle de liaison entre le conseil externe et son entreprise. Dans certains cas, le conseil externe peut également détacher un membre de son équipe au sein de l'entreprise pour l'aider à mettre en place des processus et des procédures de travail.
  • Hybride: Plusieurs solutions hybrides sont possibles, les deux principales étant: (1) la division des services entre l'équipe interne et un fournisseur externe central; ou, (2) la répartition des services entre divers fournisseurs externes, tels que les services juridiques premium d'une part et les sociétés de gestion des formalités à faible coût d'autre part. Dans de tels cas, il est essentiel que le responsable de la PI de l'entreprise fournisse des directives claires quant au rôle et aux responsabilités de chaque partie prenante. Le principal piège de ces solutions hybrides réside dans le fait de ne pas de disposer d'une base de gestion de données centrale, car cela peut amener les parties prenantes à perdre de vue le portefeuille dans son ensemble lorsqu'il s'agit de répondre à des questions stratégiques. Dans le scénario hybride, le rôle principal de l'équipe PI interne est d’agir en tant que chef d'orchestre pour que tout le monde joue au diapason.
  • En interne: certaines entreprises (généralement plus grandes) choisissent de centraliser la gestion PI à l'interne et d'utiliser des fournisseurs externes si nécessaire (par exemple dans les pays étrangers où la société n'a pas de domicile), mais uniquement en tant qu'exécutants purement administratifs. Dans de tels modèles, les partenaires sont généralement choisis dans le cadre d'une approche «à faible coût», et l'entreprise doit garder à l'esprit que: «ce que vous obtenez est ce que vous payez».

Facteurs de succès
Choisir parmi les modèles décrits ci-dessus est une question d’équilibre propre à chaque entreprise. Le modèle choisi peut bien entendu évoluer avec le temps, au fur et à mesure que l'entreprise grandit ou se développe dans de nouveaux marchés. Le succès repose souvent sur la capacité de communiquer ouvertement ses attentes tant à l'interne qu'à l'externe. Très souvent, les responsables de la propriété intellectuelle recherchent «une agence pour gérer la complexité du travail»; Cependant, il y a souvent beaucoup de besoins cachés derrière une telle déclaration et, si les attentes de toutes les parties ne sont pas clairement identifiées et abordées, la solution externalisée peut conduire à une déception mutuelle. 

C'est également le cas lorsque vous passez d'un modèle à l'autre: discuter de vos plans avec vos partenaires / conseils et examiner les solutions qu'ils proposent est un bon moyen d'aller de l'avant. Le changement de fournisseur peut être complexe pour les entreprises, en particulier lorsque le portefeuille se développe. L'exercice doit être basé sur un raisonnement et des processus solides: changer pour le plaisir peut conduire à gestion stratégique moins suivie du portefeuille de l'entreprise.

Il est également important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de solution unique. Quel que soit le modèle que vous choisissez, le succès ou l'échec sera probablement dicté par:

  • L'existence d'une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à l'objectif (pour plus d'informations, voir notre article précédent «Meilleures pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle: définition de la stratégie»);
  • Une centralisation et un accès facile aux données centrales ;
  • Une détermination claire des responsabilités des parties prenantes ou partagées par celles-ci; et
  • Une acceptation complète du modèle choisi et une volonté assumée de travailler avec celui-ci.

Planifier à l'avance
Les services de propriété intellectuelle et leurs fournisseurs doivent également garder un œil sur l'avenir. Un modèle qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus répondre aux besoins internes du département au fur et à mesure que l’entreprise évolue ou se développe dans de nouveaux marchés et géographies. Par exemple, les entreprises qui expédient leur travail à des agents étrangers (en utilisant le modèle hybride) peuvent constater à mesure qu'elles grandissent qu'elles commencent à perdre la vision d’ensemble de ce qui se passe avec leur portefeuille de PI. La centralisation des données et informations afférant aux droits de PI contribuera à y remédier en partie, mais il pourrait rapidement devenir préférable d'utiliser un fournisseur central pour coordonner l'activité - plutôt que de continuer à essayer de maîtriser l'activité des agents dans différentes juridictions. La gestion centralisée de fournisseurs externes peut à priori sembler être l'option la moins chère, mais elle est souvent plus coûteuse dans la réalité. Un modèle concentré chez un seul fournisseur externe offre une meilleure supervision et une plus grande clarté stratégique, une meilleure gestion des dossiers et la possibilité d'être proactif plutôt que réactif lors de l'application et de l'exploitation du plein potentiel de la propriété intellectuelle.

Chantal Koller est directrice Département Marques aux bureaux suisses de Novagraaf