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Intel v/ McAfee : Devriez-vous utiliser votre nom comme nom commercial ?

08-08-2017

Les informations selon lesquelles John McAfee a réglé une action en justice aux États-Unis avec le géant technologique Intel sur l'utilisation commerciale de son nom soulève une fois de plus la question de savoir si les marques ne devraient jamais être construites autour du nom d'un fondateur. McAfee a développé le logiciel anti-virus informatique en 1987 et a vendu en 2010 sa société, incluant la marque portant sur son nom, à Intel. Ce dernier litige concerne la décision de John McAfee de modifier le nom de sa société actuelle (MGT Capital Investment) au profit de John McAfee Global Technologies, ce qui, selon Intel, constituait une contrefaçon de marque.

John McAfee n’est sûrement pas le premier à vouloir enregistrer son nom à titre de marque pour une utilisation commerciale, mais utiliser votre propre nom à titre de nom commercial comporte un certain nombre de risques.

Que faire si vous avez choisi d’utiliser votre propre nom pour désigner votre activité commerciale ?
Les exemples de noms célèbres qui se sont heurtés au droit des marques ne manquent pas. Peut-être le plus célèbre d'entre eux, la marque Elvis Presley a fait l'objet de plusieurs affaires judiciaires dont l’enjeu était de savoir qui en était propriétaire et qui avait le droit d’utiliser ce nom. Au Royaume-Uni, une décision a été rendue indiquant que le nom avait été tellement utilisé pour la commercialisation de produits issus de nombreuses entreprises différentes qu’il ne permettait plus de distinguer les produits d’une société de ceux d’une autre.

Les secteurs de la mode (par exemple Louis Vuitton), du loisir (Hilton hôtels) et de l’alimentation (comme Kellogg’s) fournissent de bons exemples de marques portant sur le nom du fondateur. Cependant, il y a beaucoup de récits édifiants à ce sujet ; de batailles familiales, comme pour Gucci et Asprey, sur la perte de la possibilité d’utiliser son nom après la vente de l’activité exercée sous ce même nom, comme Elizabeth Emmanuel et Karen Millen (et désormais McAfee), ce créé une certaine frustration.

Cela dépendra également du caractère distinctif de votre nom pour identifier vos produits ou services ; en d'autres termes, plus votre nom est original, plus il aura de chances d’être considéré comme distinctif. La Brasserie John Smith est l’exception qui confirme la règle, mais l’usage du patronyme à titre de marque remonte aux années 1800. De même, plus le nom est commun, plus il est probable qu’un autre ait pensé à l’enregistrer avant vous (voir, par exemple, la récente querelle entre Kylie Jenner et Kylie Minogue).

Et même si le nom est disponible, il n’est pas garanti que l’Office des marques accepte l’enregistrement du nom à titre de marque au regard de la condition de la distinctivité. Dans ce cas, vous pourrez peut-être accroître vos chances d’enregistrement en combinant par exemple votre nom à un logo distinctif.

Conseils d’expert

  • Vous devez toujours prendre le temps de vérifier que votre nom est disponible pour l'enregistrement avant de lancer quelque  entreprise sous ce nom.
  • Si vous avez l’ambition de devenir célèbre, alors faites une demande d’enregistrement de votre nom (si possible) avant de parvenir à cet état de célébrité pour empêcher les autres d’en profiter avant vous.
  • Même si la célébrité n’est pas votre objection, si votre nom désigne l’activité de votre entreprise et si le nom est susceptible d'être enregistré, vous devez le faire. Il est un atout pour l’avenir de votre entreprise et pourrait en accroître la valeur lors d’une revente éventuelle.
  • Si vous cédez votre entreprise, assurez-vous que votre nom déposé ne soit pas vendu avec elle - si le nom est une valeur-ajoutée pour l'entreprise, la possibilité vous est toujours offerte de concéder une licence sur cette marque au nouveau propriétaire de l’entreprise.

Que faire en cas de refus ?
Si l’enregistrement de votre nom à titre de marque a été refusé en ce qu’il ne serait pas suffisamment distinctif ou simplement en ce qu’il serait déjà déposé par un tiers ; ceci ne vous empêche pas d’utiliser votre nom pour vos affaires ordinaires. Mais nous vous conseillons fortement de contacter un Conseil en PI spécialiste des marques afin de vous assurer que votre utilisation ne viole pas les droits d’un tiers.

Votre CPI sera également en mesure de vous conseiller sur les mesures à prendre pour bien protéger le nom de votre entreprise, y compris les ajustements à faire pour pouvoir l'enregistrer en tant que marque. Contactez-nous pour plus d'informations ou de soutien.