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La Cour chinoise de la PI et les marques de mauvaise foi

29-08-2017

Le 10 janvier 2017, la Cour suprême de la République populaire de Chine (RPC) a émis des « Dispositions sur différentes questions relatives à l'Audition des affaires administratives impliquant l'octroi et la confirmation de droits de marque » (Dispositions). Ces dernières sont entrées en vigueur le 1er mars 2017. Zhenghan Gong de Novagraaf explique les implications de ces changements pour les titulaires de marques et la façon dont les nouvelles dispositions sont appliquées par les tribunaux.

Les dispositions ont été introduites en partie pour lutter contre les demandes d’enregistrement de marques déposées de « mauvaise foi », de renforcer le respect du principe de bonne foi et de protéger les droits de marque antérieurs. Les enregistrements de mauvaise foi sont problématiques pour de nombreuses marques non chinoises et, le 24 avril de cette année (deux jours avant la Journée mondiale de la propriété intellectuelle), la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin a tenu une conférence de presse pour discuter de la manière dont il traitera les dépôts de mauvaise foi à l'avenir.

En particulier, la Cour a établi les critères de jugement devant être pris en compte par les juges dans l'examen des affaires relatives au dépôts de marque de mauvaise foi en vue d’éviter les obstacles pour les « déposants légitimes » (c'est-à-dire les victimes de dépôts de marque à titre préventif ou de mauvaise foi).

À la suite de la conférence de presse, la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin a publié, en mai, 18 cas considérés comme typiques de dépôts de marque réalisés de mauvaise foi, notamment:

  • Des marques renommées, déposées par un agent 
  • L’usage antérieur d’une marque réputée qui ne bénéficie pas d’un enregistrement
  • Des dépôts massifs de marque sans intention d’usage 
  • Le dépôt à titre de marque du nom d'une célébrité

Cas notable
Il convient de souligner en particulier le cas des « dépôts massifs de marque sans intention d’usage ». Ces enregistrements sont désormais interdits par l'article 44 de la nouvelle Loi sur les Marques et l'article 24 de la Disposition publiée, en tant qu’enregistrements: « obtenus par d'autres moyens illégitimes » :

Article 44 de la Loi sur les Marques : « Une marque enregistrée est déclarée invalide par l’Office des marques si elle viole l'article 10, l'article 11 ou l'article 12 de la présente Loi, ou si son enregistrement est obtenu par des moyens frauduleux ou d’autres moyens illégitimes. Des tiers (personnes morales ou particuliers) peuvent demander au Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) de déclarer invalide ladite marque.

Article 24 de la Disposition : « En ce qui concerne ceux qui perturbent l’examen d'enregistrement de la marque, nuisent aux intérêts publics, exploitent indument les ressources publiques ou font des gains illicites en utilisant des moyens autres que la fraude, la Cour peut décider que cela relève des « autres moyens illégitimes ».

Les cas qui relèvent de cette hypothèse sont notamment :

  • Victoria's Secret v Qing Peng Cosmetic Ltd

Qing Peng Cosmetic Ltd a enregistré la marque (n ° 9924701) en classe 3 en 2012. En 2014, Victoria's Secret, qui produit le parfum Sheer Love, a déposé une déclaration d'invalidation contre l’enregistrement de marque. La déclaration a d'abord été rejetée par le TRAB. Cependant, la marque a été annulée avec succès durant la procédure de recours devant la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin.

Dans sa décision, la Cour a retenu que le titulaire de la marque avait déposé plus de 700 marques et vendu certaines d'entre elles après leur enregistrement. Parmi ces enregistrements, plus de 100 oppositions et 20 déclarations d'invalidations ont été déposées par Victoria's Secret alléguant une atteinte à ses droits.

La Cour a conclu en faveur de Victoria's Secret, en statuant que les enregistrements de masse de Qing Peng Cosmetic Ltd constituaient « d'autres moyens illégitimes », nuisaient à l'intérêt public et exploitaient indument les ressources publiques.

  • Shiseido Co Ltd contre M. Ma Wanchun

M. Ma Wanchun a enregistré la marque de commerce (no: 5086142) en classe 26 en 2005. En 2009, Shiseido , titulaire de la marque 怡丽丝尔 ELIXIR (enregistrée dans de nombreuses classes) a déposé une déclaration d'invalidation contre cette marque.

La déclaration a d'abord été rejetée par le TRAB mais, en appel, la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin a invalidé la marque.

Dans cette affaire, la Cour a constaté que M. Ma Wanchun avait non seulement déposé la marque en question, mais également plus de 50 marques incluant de nombreuses autres marques réputées telles que 杜莎 夫人 (Marie Tussaud), etc.

La Cour a estimé que, même si les preuves présentées par Shiseido n'étaient pas suffisantes pour prouver que sa marque est notoire et bénéficie d'une protection en différentes classes, l'activité de M. Ma Wanchun relève encore des « autres moyens illégitimes » puisqu'il a reproduit d'autres marques utilisées et réputées, et les a enregistrées dans différentes classes sans intention d’usage.

  • Goat-EE Co Ltd v France Oushang International Group Co Ltd

Une entreprise chinoise dénommée France Oushang International Group Co Ltd (immatriculée à Hong Kong) a enregistré la marque (no: 13014848) en classe 25 en 2014. En 2015, une déclaration d’invalidation contre cette dernière a été déposée par la société japonaise Goat-EE, titulaire de la marque SAKAYORI. Le TRAB a fait gré à cette demande d’invalidation.

la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin a confirmé l'invalidation de la marque enregistrée et a constaté que, outre la marque contestée, le déposant avait enregistré de nombreuses autres marques hautement similaires à des marques étrangères réputées, par exemple: "TATOOSH" en classe 18; "碧丝黛丽 B.STYLISH", "卡门 法拉 CARMEN CINEFRA", "朱 丽尔敦 JULIET DUNN", "斯法尼卡雷拉 STEFANIA CARRERA", "Ñ NICOLAS & MARK", "弗曼诺伊 HUMANOID " en classe 25; et "KENZO" en classe 20. La preuve de l'intention de revente de ces marques par leur titulaire a également été retenue.

Une avancée majeure
Dans ces décisions, la Cour de Propriété intellectuelle de Pékin a estimé que ces dépôts de marque de mauvaise foi ne violent pas seulement les droits des entités légitimes sur le marché, mais violent également le principe de bonne foi dans la demande d'enregistrement de marque et l’usage des marques.

Toutes ces décisions montrent que des progrès importants sont réalisés dans la lutte contre les dépôts de marque de mauvaise foi et que les juridictions chinoises en matière de Propriété intellectuelle ont franchi une étape significative dans la lutte contre ces actes.

Zhengnan Gong est Juriste en Propriété Intellectuelle aux bureaux de Novagraaf à Paris. Elle est spécialisée dans le Droit chinois de la Propriété intellectuelle et a été admise au Barreau chinois en 2008.