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La victoire en matière de nom de domaine pour la marque Volcom

25-07-2017

Que pouvez-vous faire si un tiers cherche à tirer profit de votre marque en réservant un nom de domaine qui incorpore une partie ou la totalité de votre marque? Des procédures de contestation de noms de domaine, telle que la Procédure relative aux Principes directeurs UDRP, existent pour permettre aux titulaires de marques de contester de telles réservations. Ils peuvent fournir une solution rapide et relativement peu coûteuse, comme cela a été le cas pour la marque de sport Volcom dans ses récents litiges de noms de domaine.

À mesure que le nombre de noms de domaine de premier niveau continue de se développer, il devient de plus en plus difficile pour les propriétaires de marques de gérer leurs portefeuilles croissants de noms de domaine, ainsi que de surveiller l'utilisation abusive de leurs marques en ligne. Ce n'est plus une stratégie commerciale viable de réserver des noms de domaine pour chaque extension de nom de domaine existante, que ce soit commercialement ou défensivement – les extensions sont tout simplement trop nombreuses. Pourtant, en ne réservant pas ces noms de domaine, ils ouvrent la porte à une potentielle contrefaçon, à une dilution de marque et à une perte de revenus.

Trouver la parade
Heureusement, les procédures de résolution de noms de domaine, telle que la procedure UDRP, existent pour fournir aux propriétaires de marques des moyens de résolution rentables en cas de contrefaçon. Pour bénéficier de ces procédures, cependant, les droits de marque opposables doivent être en place. Il doit également exister des motifs juridiques pour revendiquer la titularité du nom de domaine en cause. Les registraires des noms de domaine fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi, et il est tout à fait possible qu'une société ayant un nom ou un nom de marque similaire (mais enregistrée dans une catégorie différente de biens ou de services) l’ait simplement réservé en premier.

Ces exigences légales étant remplies, le choix de la procédure de résolution dépendra du domaine de premier niveau. Pour les extensions .com, .info, .net et .org (entre autres), l'UDRP de l'ICANN est une procédure ouverte. Pour déposer une plainte via cette voie, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • Le nom de domaine doit reproduire la marque ou créer un risque de confusion avec cette dernière pour une activité identique et similaire ;
  • Le titulaire du nom de domaine ne doit pas avoir d’intérêt légitime sur le nom de domaine; et;
  • Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

L’atteinte la plus proche
Pour les litiges impliquant la réservation d'un nom de domaine par un marchand, un distributeur ou un fournisseur de service sous la marque invoquée (titulaire), la décision OKI DATA de 2001 du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (WIPO AM Center) s'applique. Cette décision a indiqué qu'une marque de commerce utilisée dans un nom de domaine pouvait être considérée de bonne foi (c'est-à-dire que l'enregistrement n'était pas de mauvaise foi) lorsque:

  • Le site concerné vend effectivement des produits portant la marque du titulaire de droits;
  • Aucun produit de concurrents n'est offert à la vente sur le site en cause, c'est-à-dire: la marque n'est pas utilisée comme appât pour offrir des produits concurrents;
  • Le site Web indique avec précision la relation avec le titulaire de la marque;
  • Le titulaire du nom de domaine n'a pas enregistré tous les noms de domaine qui sont pertinents pour le détenteur de la marque, ce qui interdirait au titulaire de la marque de procéder à la réservation de noms de domaine pertinents.

Un principe général de la décision OKI DATA est que l'utilisation d'un nom de domaine est de mauvaise foi si un lien est suggéré entre le site Web utilise en relation avec le nom de domaine et le titulaire de la marque.

Les conflits de Volcom
Un bon exemple de la façon dont le critère OKI DATA est appliqué se trouve dans les décisions récentes sur les noms de domaine volcomsuomi.com et volcomnorge.com. Ces noms de domaine ont été réservés par deux revendeurs/marchands de la marque Volcom. Suomi est un terme géographique pour la Finlande; Norge est le nom norvégien pour la Norvège.

Le titulaire de la marque de commerce VOLCOM détient divers enregistrements de marque, principalement pour les vêtements (classe 25), depuis 1990, aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris la marque verbale VOLCOM et la marque figurative suivante :

Les titulaires des noms de domaine de volcomsuomi.com et volcomnorge.com ont utilisé les logos suivants sur leurs sites Web sur lesquels les produits Volcom ont été mis en vente :

Dans les décisions (presque identiques) du 3 juillet 2017 (voir ici and ici), le Centre AM de l'OMPI a constaté que : les deux noms de domaine créent un risque de confusion avec les marques de Volcom; Que les enregistrements n'avaient pas un droit ou un intérêt légitime dans les noms de domaine; Et que les noms de domaine avaient été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Les plaintes de Volcom ont donc été acceptées, ce qui a entraîné l'annulation des deux noms de domaine.

Les critères OKI DATA ont été soigneusement examinés dans les deux décisions et il est important de noter que les sites en question ont été jugés, selon ces critères, comme créant la fausse impression de l’existence d’un lien entre les sites Web et le détenteur de la marque, ceci étant souligné par l’affichage bien visible des marques Volcom.

Une stratégie pour les noms de domaine
Pour de plus amples conseils sur la gestion des noms de domaine ou les procédures de resolution de litige, contactez-nous ou lisez notre article: «Les noms de domaines sous surveillance».

Frouke Hekker travaille dans le Centre de compétences de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.