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L’usage sérieux et les marques de l’Union Européenne

15-03-2018

Florence Chapin de Novagraaf décrypte lusage sérieux de la marque de l’Union Européenne concernant le récent retour sur le critère de l’étendue territoriale.

Dans la plupart des pays (à l’exception par exemple des pays dits de Common Law), la protection d’une marque est limitée en vertu du principe de territorialité, de sorte que les droits de son titulaire ne s’étendent pas au-delà du territoire géographique pour lequel la protection a été demandée par le biais d’un dépôt de marque.

Cependant, la marque de l’UE permet à son titulaire de monopoliser l’usage d’un signe sur tout le territoire de l’Union européenne en effectuant un seul enregistrement et ainsi d’interdire à tout tiers de porter atteinte à ses droits sur l’ensemble de ce territoire.

Le droit des marques prévoit un bémol à cette protection via l’extinction ou l’inopposabilité de la marque lorsqu’à la suite de la demande d’un tiers (dans le cadre d’une action en déchéance pour non usage ou à titre reconventionnel, dans une procédure d’opposition), le titulaire d’une marque de l’UE ne rapporte pas un usage sérieux pendant une durée de 5 ans.

Cette question à l’échelle européenne se pose fréquemment et notamment dans la définition du caractère sérieux d’un usage au regard de l’étendue territoriale ? Faut-il exiger un usage dans toute l’Union européenne ? Ou l’usage de ce signe dans un seul pays est-il suffisant s’agissant d’un titre unitaire ?

La Cour de justice de l’Union Européenne ainsi que le tribunal de première instance de l’UE ont eu l’occasion de répondre à plusieurs reprises et notamment dans l’affaire « ONEL » (aff C-149/11 du 19/12/12 - Leno Merken BV c/ Hagelkruis Beheer BV) qu’il faut tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents et que l’usage sérieux d’une marque de l’UE pouvait être établi sur la base d’éléments concernant un seul Etat membre et d’informations démontrant une expansion graduelle dans d’autres territoires. En effet, il convient notamment d’après cette décision « de faire abstraction des frontières du territoire des États membres » pour apprécier l’usage sérieux.

L’étendue territoriale n’est qu’un élément parmi d’autres facteurs à prendre en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage et ces facteurs pertinents appliqués au territoire d’exploitation ont été appréciés de manière plutôt extensive en tenant compte de l’interdépendance entre ces facteurs (un faible volume de produits commercialisés sous une marque pourra, par exemple, être compensé par une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque, et inversement)

A cet égard,  plusieurs décisions ont permis de qualifier de sérieux l’usage sur un seul territoire de marques couvrant des activités relevant d’un marché grand public :

  • Marque FRUITFULS désignant des « sucreries » (l’usage en l’espèce porte sur des « bonbons durs aux fruits ») pour des ventes réalisées  en Slovénie et une production en Allemagne. – TPUE 18/10/2016 – T-367/14 (August Storck KG c/ EUIPO),
  • Marque YOO désignant des meubles pour un usage au Royaume Uni – EUIPO No. 9027 C du 29/05/2015 (Europa Möbel-Verbund GmbH & Co. KG / Yoo Holdings Limited)
  • Marque  désignant des services sans fil à haut débit rendus sur le territoire de la ville de Londres et de la vallée de la Tamise – TPUE 30/01/2015 – T-278/13 (Now Wireless Ltd / Starbucks (HK) Ltd)
  • Marque LIBERO désignant des boissons alcoolisées et non alcoolisées pour un usage en Allemagne – EUIPO No. B 2155979 du 04/04/2014 (aykamp Kräuterspezialitäten GmbH / Caves Campelos)

Une décision récente du Tribunal de l’UE du 6 octobre 2017 (T-386/16) est venue remettre en cause ces « acquis » en retenant qu’un titulaire d’une marque de l’Union Européenne ne saurait échapper à la déchéance pour non usage de sa marque en apportant la preuve d’une exploitation uniquement en Italie alors que le marché pertinent ne présente pas  de spécificité territoriale de nature à justifier un usage restreint à un seul Etat.

Il s’agissait en l’espèce de  la marque Silente Porte & Porte désignant des portes qui doivent être considérées comme des articles de base pouvant être utilisés par tous les consommateurs de l’Union.

Ainsi, le critère de territorialité de l’usage n’a pas été considéré comme satisfait et la marque SILENTE PORTE & PORTE ne saurait échapper à la déchéance pour non usage.

Bien que surprenant, cet arrêt vient cependant rappeler certains fondamentaux notamment en venant  limiter les conséquences néfastes des droits exclusifs sur le libre jeu de la concurrence.

Le choix en faveur d’une marque de l’UE en lieu et place d’une marque nationale doit donc être bien réfléchi en fonction de la stratégie commerciale du déposant. Si l’exploitation d’une marque n’a pas vocation à intervenir au sein de plusieurs Etats membres de l’UE à court ou moyen terme, la stratégie de dépôt doit être adaptée en conséquence.

Sur ce point, cette décision rappelle également l’importance de ne pas négliger le dépôt d’une marque nationale sur le territoire au sein duquel est implantée l’entreprise.

En tout état de cause, il faut retenir que :

1)       l’usage sérieux d’une marque de l’UE dépend de son étendue géographique mais aussi des spécificités du marché dans lequel il s’inscrit.
2)     
dans tous les cas, il convient de conserver régulièrement des preuves tangibles de l’usage commercial de la marque.

Notamment s’agissant des marques de l’UE, l’appréciation par l’EUIPO des preuves d’usage est assez restrictive. Les textes prévoient notamment que  les preuves de l’usage « établissent le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage » pour les produits et services en cause et portent sur «  la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations.».

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez évaluer la solidité de vos droits, de vos usages en Union Européenne et vos possibilités de sécuriser vos droits de marque de l’UE vis-à-vis de vos territoires d’exploitation effective (par exemple : étudier l’opportunité d’une conversion de votre marque de l’UE sur votre/vos territoire(s) d’exploitation si vous utilisez votre marque dans un seul pays par exemple). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à solliciter votre conseil Novagraaf ou contactez-nous .

Florence Chapin est Conseil en Propriété Industrielle à Novagraaf Bordeaux