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Marques de commerce et IG : le Scotch Whisky possède-t-il également « Glen » ?

22-03-2018

La Scotch Whisky Association (SWA) a rencontré un obstacledans sa tentative d'empêcher les distilleries non écossaises d'utiliser le mot « Glen » dans leurs noms de produits. Saisi par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg), l'Avocat Général de la Communauté européenne (AG) a rendu un avis en février dans le cadre d'un litige concernant la marque de whisky allemande « Glen Buchenbach ». Vanessa Harrow de Novagraaf en analyse les conséquences.

« Scotch Whisky » est une indication géographique enregistrée (IG), et selon la SWA, l'utilisation du mot « Glen » induit les consommateurs en erreur quant à l'origine des produits en question, en dépit d'autres aspects de l'étiquette du produit indiquant que le produit est d'origine allemande.

La question posée à la CJUE par le tribunal régional de Hambourg était de savoir si l'utilisation d'un terme, tel que « Glen », constitue une « utilisation indirecte » ou une « évocation » d'une IG protégée, et ce qui devrait être pris en considération pour déterminer si cette utilisation constitue une violation de la législation de l'UE sur la protection des IG enregistrées applicables aux boissons spiritueuses [règlement (CE) n ° 110/2008].

« Glen » est un mot gaélique qui signifie « une vallée étroite », 31 des 116 distilleries produisant du Scotch Whisky portant le nom de la vallée dans laquelle elles se trouvent. Cependant, il existe d'autres marques de whisky produites en dehors de l'Écosse, qui incluent également « Glen » dans leur nom (malgré des contestations par la SWA sur le plan juridique).

Dans son avis de février, l'AG a précisé que pour être interdit pour « utilisation indirecte », le terme contesté devait être identique ou phonétiquement et / ou visuellement similaire à l'IG enregistrée. Qu'il suggère simplement pour le public pertinent un quelconque lien avec la zone géographique n'est donc pas suffisant. L'expression « utilisation indirecte » a été interprétée par l'AG comme signifiant l'utilisation à titre d’élément de marketing / d'information, par opposition à « l'utilisation directe » qui implique que la marque soit apposée directement sur le produit ou l'emballage en question. Sur la question de l ' « évocation », l'AG a déclaré que, en l'absence de reprise partielle ou de similitude phonétique et visuelle, la similitude conceptuelle doit être prise en compte ; en d'autres termes, en voyant un produit comparable portant la dénomination « Glen », il convient de chercher si la désignation déclencherait une image de « Scotch Whisky » dans l'esprit du consommateur européen moyen.

Probabilité de succès
Selon l'AG, le seuil d'évocation ne va pas jusqu'à exiger un risque de confusion, mais il exige plus qu'une simple association ; c'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins une similitude conceptuelle. L'évaluation de la similitude conceptuelle se fait par référence à la perception du consommateur européen moyen, raisonnablement informé, attentif et avisé.

Bien qu’il ne soit pas contraignant, l'AG a également émis un avis sur les circonstances factuelles du litige entre la SWA et Glen Buchenbach, émettant de sérieux doutes sur le cas de la SWA. Le mot « Glen » semble être trop éloigné, sur le plan phonétique, visuel et conceptuel, du concept de « Whisky écossais » pour justifier son interdiction sur le fondement de l'IG. Toutefois, les parties doivent attendre le jugement définitif de la CJUE et des tribunaux allemands pour savoir si l'utilisation de « Glen Buchenbach » pour du whisky produit en Allemagne peut être interdite sur le fondement de l'IG « Scotch Whisky ».

Éviter les différends
Demander conseil dans les premières étapes du développement de sa marque, y compris au moment de la recherche d’antériorités qui permet de vérifier la disponibilité de la marque choisie, permet aux entreprises d'évaluer le risque de différend avant la commercialisation d'un nouveau produit ou service. Le lancement d’une marque déjà utilisée sur le marché ou portant atteinte à une IG enregistrée peut avoir une incidence sur la capacité d'une entreprise à commercialiser son produit, même si elle finit par aboutir à son projet. En cas d’échec, il faudra potentiellement développer rapidement un nouveau nom, interrompre le processus de production et même supprimer et détruire les marchandises déjà produites. En savoir plus sur la recherche d’antériorités.

Pour en savoir plus sur les stratégies d'enregistrement des marques, adressez-vous à votre consultant Novagraaf ou contactez-nous.

Vanessa Harrow est avocate en droit des marques au bureau de Novagraaf à Manchester.