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Meilleures pratiques en matière de gestion IP: définition de la stratégie

05-12-2017

Dans le premier d'une série d'articles sur les meilleures pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle, Chantal Koller de Novagraaf se penche sur les mesures à prendre pour mettre en place une stratégie de marque pour soutenir et développer votre entreprise.

Les approches organisationnelles en matière de gestion de la propriété intellectuelle ont considérablement varié au fil des ans, en partie en raison des changements apportés aux structures et aux pratiques commerciales, ainsi qu'à la compréhension des parties prenantes du rôle et de la valeur des actifs intangibles. Bien que je puisse vous guider à travers une longue série de recommandations, de choses à faire et à ne pas faire, et dresser la liste des leçons apprises au cours de ces dernières années, il est sans doute plus intéressant de regarder vers l'avenir: les défis auxquels nous serons probablement tous confrontés dans les années qui viennent.

Nous vivons à une époque où la richesse est plus mesurée par les droits de propriété intellectuelle plutôt que par les biens matériels. En effet, dans sa récente étude intitulée «Intangible capital in global value chains», l'OMPI estime que plus d'un tiers de la valeur des produits manufacturés vendus dans le monde provient du «capital immatériel» tel que l'image de marque, le design et la technologie. C'est deux fois la valeur du capital tangible, tels que les bâtiments et les machines, soulignant le rôle croissant de la propriété intellectuelle dans l'économie mondiale. De toute évidence, si une entreprise souhaite prospérer, localement ou globalement, elle se doit d’identifier, de protéger et d’exporter sa propriété intellectuelle.

Construire une stratégie de marque pour soutenir vos objectifs
Pour développer un programme de gestion des marques qui corresponde non seulement à l'usage qui en sera fait, mais qui soit également adapté à l'avenir, les exigences de base suivantes doivent d'abord être satisfaites:

  • Alignement au sein de l'entreprise
    Premièrement, il doit y avoir un alignement interne à toute l'entreprise, ce qui nécessite que les parties prenantes s’accordent pour:
    • définir des objectifs en termes d'identité d'entreprise et de développement de produits, afin que la stratégie de propriété intellectuelle soit, autant que possible, en adéquation avec le Business Plan de l'entreprise pour les 5 à 7 prochaines années
    • établir des priorités en termes de portée matérielle et géographique en lien avec le développement des prévu pour l’entreprise ; ces priorités peuvent par exemple prendre la forme d’un top 20 des pays d'intérêt par marque clé ou d’une ligne de démarcation claire envers les concurrents et leurs stratégies de PI
    • allouer les budgets adéquats aux actions définies
    • appliquer la stratégie dans l'ensemble de l'entreprise (l'approche dite «top-down»)
  • Alignement en lien avec le produit, à savoir:
    • alignement avec l'équipe marketing et communication sur les éléments de la marque
    • priorisation de l'activité en termes de campagnes de produits
    • protection des marques qui comprenne la portée géographique / le marché pour chaque produit
    • protection des marques qui tient compte de l'évolution du produit au fil du temps

La protection des marques est illimitée dans le temps et n'est pas sujette au secret. Ces conditions juridiques permettent de définir une stratégie de protection progressive et un programme d'enregistrement étalé dans le temps.

Il est également essentiel de ne pas perdre de vue l’ensemble de la famille de droits «soft IP» qui est à votre disposition. Ce qui ne peut pas (ou ne doit pas nécessairement) être protégé par des marques peut être protégé par d'autres droits de propriété intellectuelle. Les dessins et modèles industriels, les droits d'auteur et les noms de domaine devraient également être utilisés pour créer un faisceau de droits.

Défis futurs
Bien qu'il soit important d'identifier, de protéger et d'utiliser les droits de propriété intellectuelle qui existent déjà dans votre entreprise, il est tout aussi crucial d'identifier les droits qui deviendront importants à l'avenir, même si la loi semble souvent être en retard d’une étape lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre leur protection.

Les marques non traditionnelles en sont un bon exemple. À mesure que les services prennent de l'importance par rapport aux produits traditionnels, les moyens de communication changent naturellement. Même les entreprises traditionnelles, comme les banques ou les grands magasins, font appel à des formes inhabituelles d'image de marque, telles que les couleurs, les odeurs et les jingles, pour se différencier de leurs concurrents. En conséquence, les marques dites non traditionnelles ont pris de l'importance et doivent être prises en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de propriété intellectuelle.

Dans les secteurs du luxe et des produits de grande consommation, les efforts de lutte contre la contrefaçon doivent également être intensifiés, car le commerce de faux continue d'exploser en ligne. Si les entreprises veulent éviter de dépenser tout leur temps et leurs efforts pour poursuivre sans succès les contrefacteurs en ligne, elles doivent revoir leur stratégie anti-contrefaçon et investir dans des outils en ligne. Les solutions de recherche d'images et de regroupement de données, ainsi que la technologie de capture et de suivi des informations contrevenantes, deviendront essentielles dans les années à venir.

Géographies clés
Sur le plan géographique, trois principales juridictions devraient attirer l'attention de la plupart des entreprises en plus de leurs marchés locaux: la République populaire de Chine, les États-Unis et l'UE – sans oublier le Brexit.

La République populaire de Chine est un marché trop important pour être ignoré pour la plupart des entreprises, et quiconque veut pénétrer ce marché doit s'y adapter. L'excès de confiance dans leur capital marque a trompé un certain nombre de sociétés de luxe, qui ont payé le prix pour ne pas avoir pris le temps de translittérer les noms latins en caractères chinois (le différend entre Michael Jordan et Qiodan Sports Company illustre l'importance de cette problématique).Les entreprises doivent également faire attention à la contrefaçon, en particulier par les fabricants et les intermédiaires chinois (voir notre article: Techniques de lutte contre le commerce de contrefaçons en Chine), bien que des progrès soient réalisés, par ex. en termes de contestation des dépôts de marques de mauvaise foi, dans le pays.

À l'autre bout du monde, toute stratégie de propriété intellectuelle comprenant les Etats-Unis doit traiter de cette protection de manière spécifique. Les règles et pratiques nationales y sont uniques au monde et méritent non seulement une attention mais aussi un budget particulière pour surmonter les obstacles tels que : la nécessité d'adapter les libellés de produits et services à la pratique locale; fournir la preuve d’usage adaptée à la pratique locale pour obtenir l'enregistrement; et / ou de déposer une déclaration d'usage conforme et en temps opportun pour conserver l'enregistrement d'une marque en vie.

Plus près de chez nous, les dispositions finales de la réforme des marques de l'UE sont entrées en vigueur le 1er octobre de cette année. Parallèlement à la réforme visant à uniformiser les pratiques en matière de propriété intellectuelle dans l'UE, l'EUIPO a également introduit plusieurs initiatives importantes; à savoir, (1) des modifications aux règles de représentation graphique, qui devraient donner aux marques non traditionnelles une réelle chance de prospérer; et (2) la création d'un système d'enregistrement des marques de certification, qui intéressera particulièrement les industries où les consommateurs se concentrent de plus en plus sur les questions de qualité, environnementales et éthiques.

Enfin, il est impossible de considérer les marques dans l'UE sans mentionner le Brexit. Cependant, alors que de nombreuses questions sont soulevées à ce stade, il n'y a absolument aucune certitude, ce qui place les entreprises dans une position malheureusement difficile. (Pour notre position actuelle, vous pouvez vous référer à notre brochure (en anglais): 'Brexit – what could it mean for your IP Rights?').

Nous explorerons tous ces points plus en détail dans notre prochain article. En attendant, si vous avez des questions ou besoin de conseils spécifiques sur les points soulevés ci-dessus, s'il vous plaît parlez à votre avocat Novagraaf ou contactez-nous.

Chantal Koller est directrice Département Marques aux bureaux suisses de Novagraaf