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“Sweat Stopper”: demande de marque retirée

17-10-2017

La demande de marque d'une société sud-coréenne visant à protéger la dénomination « Sweat Stopper » s’est vue refusée par l'Office de la Propriété Intellectuelle de l'UE (EUIPO) en raison de l’absence de caractère distinctif de cette expression.

La demande visait à protéger la marque semi-figurative (ci-dessous, à droite) pour désigner des produits de la classe 25: « Bandeaux contre la transpiration; bas absorbant la sueur; sous-vêtement absorbant la sueur; chaussettes et bandeaux absorbant la sueur [vêtements] ». Elle fait l’objet d’un refus pour défaut de caractère distinctif en raison de la nature descriptive des mots inclus dans la marque.

L'exigence de caractère distinctif
Une marque doit satisfaire à certains critères afin d'être enregistrée (voir). En particulier, le signe doit avoir un caractère « distinctif » afin de permettre au public pertinent de distinguer les produits et services d’une entreprise, par rapports aux produits et services d’une autre. Si le signe ne satisfait pas à cette exigence, la demande de marque sera refusée ou, si un droit de marque a été accordé, l'inscription peut être contestée et éventuellement annulée.

L'exigence du caractère distinctif est réputée ne pas être satisfaite si l'élément verbal (dominant) pour lequel la protection est recherchée est descriptif des produits et/ou services désignés. En d'autres termes, lors de l'évaluation du caractère distinctif, il est important d'examiner les produits et/ou services couverts par la demande. Ils sont listés sur la base de la « Classification de Nice », qui couvre 45 catégories de produits et services (34 classes de produits et 11 classes de services). Le libellé de la demande de marque doit être le plus clair et précis possible pour déterminer la portée de la protection de la marque demandée.

La dénomination « Sweat Stopper » échoue au test
En l’espèce, la demande de marque de l’Union Européenne SWEAT STOPPER a été refusée par l'examinateur en raison du caractère descriptif des termes et parce que les éléments figuratifs présents au sein du signe ne présentaient pas de caractère distinctif assez fort.

En appel, la chambre de recours de l'EUIPO (BoA) a confirmé la décision de l'examinateur. Dans le cadre de cette procédure, celle-ci a expliqué que les signes descriptifs et non distinctifs doivent être exclus de l'enregistrement par le droit des marques dans l'intérêt public. Elle a également pris acte du fait que les produits de l’espèceétaient destinés au public en général et visaient le consommateur moyen, lequel n’a pas un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a estimé que les termes « sueur » et « stopper » sont des mots communs qui seront perçus par le public pertinent comme « une expression décrivant un produit susceptible de stopper la sueur ». La chambre de recours a rejeté l’argument selon lequel ce signe était « une formulation linguistique originale attrayante et fantaisiste » soutenu par le requérant. Les éléments figuratifs, quant à eux, n'ont pas été considérés comme originaux car une police de caractères très standard était utilisée.

En général, une combinaison d'éléments descriptifs / non distinctifs peut parfois être considérée distinctive si le signe créé une impression globale suffisamment éloignée des éléments descriptifs / non distinctifs. Cependant, La chambre des recours a trouvé que ce n’était pas la concernant le signe SWEAT STOPPER.

Pouvez-vous surmonter des limitations de caractère distinctif?
Si un signe est initialement jugé inadapté pour être enregistré en tant que marque, il pourrait encore être éligible à la protection des marques à une date ultérieure si l'on peut démontrer qu'elle a acquis un caractère distinctif par l’usage. Cette théorie peut s'appliquer lorsque la marque est devenue largement reconnue par une utilisation à long terme ou intensive, en d'autres termes, lorsque le signe a commencé à fonctionner comme un signe distinctif, et donc comme une marque de commerce. Cela dit, il est généralement conseillé de commencer par un nom de marque ou un logo suffisamment fort (et disponible) pour être enregistré lors de la première application.

Les signes qui ont un caractère distinctif limité peuvent être renforcés en les combinant avec un élément distinctif (par exemple, une marque composite comprenant des éléments verbaux et figuratifs). Cependant, il est impostant de noter que, dans ce cas, la marque couvrira le signe dans sa globalité plutot que chacun des éléments pris individuellement.

Si vous avez des questions sur l'enregistrement des marques, veuillez communiquer avec votre consultant Novagraaf ou nous contacter.

Frouke Hekker est basé dans le Centre de Compétences de Novagraaf à Amsterdam.