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Validité : L’établissement d'un usage sérieux

23-11-2017

Après le « délai de grâce » initial de cinq ans, les titulaires de marques de l'UE (MUE) doivent être en mesure de démontrer que leur marque fait l’objet d’un usage (« sérieux ») pour chacun des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. S'ils ne le peuvent pas, leur marque pourrait être vulnérable à une demande en déchéance. Il convient alors de déterminer ce qu’est un « usage sérieux » et ce qui se passe lorsqu’une marque est utilisée sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée. Frouke Hekker de Novagraaf explique.

L'exigence  d’un « usage réel »
Selon la Cour de justice de l'union européenne (CJUE), une marque peut être considérée comme remplissant l'exigence d'usage sérieux lorsque: les faits et circonstances montrent qu'elle a été utilisée pour identifier l'origine des produits et/ou des services auprès du public, conformément à la fonction essentielle de la marque.

Cela comprend son utilisation dans le secteur économique concerné afin de maintenir ou créer une part de marché pour les biens ou services qu’elle protège, en considération de leur nature, des caractéristiques du marché, de l'étendue et la fréquence d'utilisation de la marque. L’usage doit être « réel et sérieux » et doit être démontré par des preuves solides et objectives. Il convient notamment de tenir compte du volume commercial que représente l'usage de la marque, ainsi que de la durée et la fréquence d’exploitation de la marque.

Que faire si une marque est utilisée sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée ?
Le règlement de l'Union Européenne sur les marques (EUTMR) dispose que l’usage d'une marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée peut constituer un usage sérieux si les éléments différents ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. Un léger ajustement des éléments d'une marque figurative sera donc généralement acceptable. D'un autre côté, une modification complète de la marque d'une société nécessitera probablement une nouvelle inscription.

Que se passe-t-il si la condition d’usage n'est pas remplie ?
Une marque qui ne remplit pas les conditions d'un usage sérieux peut être révoquée (en tout ou partie) s'il peut être démontré qu'elle n'a pas été réellement utilisée dans un délai de cinq ans pour chaque bien ou service pour lequel elle a été enregistrée. Le délai pour prouver l’usage lors d’une demande en déchéance est limité. Cela signifie qu'il est très important de documenter continuellement l’exploitation d’une marque, par exemple, en enregistrant ou en archivant des emballages, des étiquettes, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des publicités parues dans les journaux et autres médias, ou tout autre contenu  ou déclaration faisant référence à la marque.

Surmonter une demande en déchéance : l’usage réel des marques 3D pour les emballages de biscuits
Dans une récente procédure de demande en déchéance devant l’EUIPO initiée par la société britannique O2 Holding Ltd, la société espagnole Galletas Gullón devait prouver qu'elle avait réellement utilisé ses deux marques 3D pour l'emballage de « biscuits » (classe 30), enregistrées en décembre 2004 et juin 2009.

En juin 2015, la division d'annulation de l'EUIPO a décidé que l'exigence d'un usage sérieux était satisfaite. Cependant, en mai 2016, la chambre de recours de l'EUIPO a annulé cette décision. La chambre de recours a considéré que, d'une part, les marques étaient utilisées sous une forme différente - en raison de l'ajout d'une section blanche sur la partie supérieure des emballages, de la stylisation des éléments « gúllon », « O » et « 2 » et de l'élément additionnel « chocolat » ajouté sur l'emballage rouge - qui modifierait prétendument le caractère distinctif des marques telles qu’enregistrées. En outre, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés ne prouvaient pas que les marques faisaient l’objet d’un usage réel et sérieux, notamment parce que les chiffres d'affaires n'étaient pas suffisamment significatifs et que les factures n'indiquaient pas clairement quelles marques étaient concernées.

Le Tribunal de l'UE a exprimé son désaccord avec ces conclusions dans sa décision du 23 octobre 2017 (voir ici et ici). En ce qui concerne la forme différente des marques, le Tribunal de l'UE a considéré que les différences étaient mineures et seulement décoratives, de sorte qu’elles n’altéraient pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Concernant les preuves d’usage produites, le Tribunal de l'UE a déclaré que :

  • L’usage d'un signe ne doit pas toujours être significatif sur le plan quantitatif pour être considéré comme réel et sérieux ;
  • Bien que les factures soumises n'indiquaient pas de revenus élevés (environ 2 500 € au total pour chacune des marques concernées, correspondant à des ventes d'environ 5.800 paquets de biscuits sur une période de 3,5 ans), il apparaissait que l’exploitation de ces marques était suffisamment étendue pour démontrer que les marques étaient utilisées de manière à de créer et maintenir une part de marché pour les produits qu’elles protègent ;
  • Cette appréciation était soutenue par le fait que Galletas Gullón avait fourni de nombreux articles de presse et publicités concernant la commercialisation des produits concernés.

Le Tribunal de l'UE a donc conclu que les factures présentées, ainsi que les autres pièces justificatives, démontraient un usage réel et sérieux des deux marques Galletas Gullón 3D. La décision de la chambre de recours a donc été annulée.

Pour des conseils supplémentaires sur l’usage de vos marques, veuillez contacter votre consultant Novagraaf ou contactez-nous.

Frouke Hekker travaille au centre de compétences de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam