Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Beschrijvende aanduiding ‘KARELIA’ geweigerd als merk

31-10-2017

Beschrijvende tekens komen niet in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming. Dat dit niet altijd voor de hand liggende voorbeelden betreft, laat de uitspraak in het beroep tegen de afgewezen merkaanvraag voor het teken ‘KARELIA’ zien. Het teken wordt beschrijvend geacht voor smeermiddelen.

Beschrijvende tekens
Voor merkenrechtelijke bescherming is - onder meer in de Benelux en de Europese Unie - vereist dat het teken waarvoor bescherming wordt gezocht, de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Aan dit vereiste van onderscheidend vermogen wordt niet voldaan wanneer het teken beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Dit houdt in dat een merk niet uitsluitend mag bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een eigenschap als soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging.

In onderhavig voorbeeld is de plaats van herkomst als weigeringsgrond aan de orde (zijnde een beschrijvende geografische benaming). Een merkaanvraag dient te worden geweigerd wanneer de geografische benaming een plaats aanduidt die door het relevante publiek in verband kan worden gebracht met de betreffende producten. Het kan daarbij ook gaan om een verband dat redelijkerwijs in de toekomst te verwachten valt.  Dit hoeft niet de gehele Europese Unie te betreffen, ook wanneer een teken slechts in een deel van de Unie beschrijvend is kan een merkaanvraag worden geweigerd.

KARELIA
Het teken ‘KARELIA’ werd aangevraagd als Uniewoordmerk voor onder meer industriële oliën, smeermiddelen en brandstoffen. De merkaanvraag werd geweigerd vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen door het beschrijvende karakter van de geografische naam. De deelrepubliek Karelia is een grensgebied tussen Finland en Rusland, dat onder meer bekend staat om bosbouw en de industrie voor brandstoffen en industriële smeermiddelen.

De beoordeling
Beschrijvende en niet-onderscheidende tekens worden uitgesloten van merkbescherming vanwege het algemeen belang: dergelijke tekens moeten vrij zijn om te gebruiken en niet worden gemonopoliseerd voor bepaalde waren en/of diensten door middel van een exclusief merkrecht. In het geval van geografische benamingen is dit temeer het geval, aangezien geografische namen een indicatie van de herkomst en andere eigenschappen van de waren kunnen geven.  

De geografische benaming dient bij het relevante publiek een verband (of een redelijkerwijs in de toekomst te verwachten verband) op te wekken met de betreffende producten. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken naar alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij specifiek van belang:

  • De aard van de producten of diensten;
  • De reputatie van het gebied, specifiek binnen de betrokken economische sector;
  • Bekendheid van het publiek met
    - de betreffende geografische benaming
    - de karakteristieken van de betreffende plaats
    - de categorie producten of diensten

Het relevante publiek bestaat in dit geval uit het algemene en gespecialiseerde Finse en Zweedse publiek met een hoog aandachtsniveau. Het Gerecht EU bevestigt de bevindingen van de Kamer van Beroep dat de naam ‘KARELIA’ een reputatie heeft bij het relevante publiek als een gebied met een ver ontwikkelde industrie voor bosbouw en bio-grondstoffen.

De kenmerken van de Karelia-regio en de reputatie daarvan bij het relevante publiek leidt tot de conclusie dat het woord ‘KARELIA’ een benaming betreft die bij het relevante publiek een associatie kan oproepen tussen de grensregio Karelia en de betreffende producten. Dat verband zal waarschijnlijk worden versterkt in de toekomst, gezien de toenemende productie en het gebruik van bio-grondstoffen in de Finse Karelia-regio. Daarmee wordt niet voldaan aan het vereiste van onderscheidend vermogen en kan het teken niet als merk worden ingeschreven.

Opmerkingen tot slot
Deze weigering laat zien dat zelfs indien slechts een klein deel van het relevante publiek in de Unie een verband kan leggen tussen een geografische benaming en de herkomst van producten, dit desondanks kan leiden tot de weigering van een merkaanvraag voor de gehele Unie.

De beoordeling of een teken over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om als merk te kunnen dienen, is heel casuïstisch, oftewel: steeds geheel afhankelijk van (de verschillende aanwezige elementen in) het teken waarvoor merkenrechtelijke bescherming wordt gewenst. Onze consultants adviseren u graag over registreerbaarheid van uw merken.

Myrthe Pardoen
Competence Centre Novagraaf