Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

China neemt maatregelen tegen merkregistraties te kwader trouw

08-08-2017

In China gelden sinds 1 maart 2017 bepalingen die betrekking hebben op hoe in de toekomst zal worden omgegaan met merkregistraties die te kwader trouw zijn verricht. Zhengnan Gong van ons kantoor te Parijs licht graag nader toe wat de implicaties hiervan zijn voor merkhouders die actief zijn in China.

Houders van (bekende) merken buiten China worden regelmatig geconfronteerd met Chinese merkregistraties die overeenstemming vertonen met hun merk, en die door de Chinese merkhouder enkel worden verricht om te profiteren van de bekendheid van het merk door het overeenstemmende Chinese merk later (aan de merkhouder) te koop aan te bieden. Tegen een dergelijke handelswijze kon in het verleden zeer moeilijk opgetreden worden.

De bepalingen (bekend onder de titel ‘Provisions on Several Issues Concerning the Hearing of Administrative Cases Involving the Granting and Affirmation of Trademark Rights’) die sinds maart 2017 zijn komen te gelden, zijn geïntroduceerd om merkregistraties die te kwader trouw worden verricht tegen te gaan door het principe van de goede trouw toe te passen en zo, indien voldaan wordt aan bepaalde vereisten, oudere merken, ook als deze zijn geregistreerd buiten China, te beschermen. Op 24 april dit jaar heeft de IE-rechtbank in Beijing een persconferentie gehouden om toe te lichten hoe in de toekomst zal worden omgegaan met te kwader trouw verrichte merkregistraties.

De rechtbank heeft in dit kader procesrechtelijke criteria geïntroduceerd die rechters bij de beoordeling in beschouwing dienen te nemen wanneer zij dit soort zaken behandelen. In navolging van de persconferentie zijn achttien zaken gepubliceerd die als typisch ‘te kwader trouw verricht’ worden beschouwd, waaronder:

  • De registratie door een agent van algemeen bekende merken;
  • De registratie van oudere bekende merken;
  • Grootschalige registraties van merken zonder intentie tot gebruik;
  • De registratie van namen van bekende personen.

Relevante uitspraken
Noemenswaardig is met name de praktijk van grootschalige registraties zonder enige intentie tot gebruik. Dergelijke registraties zijn nu verboden op grond van artikel 44 van China’s aangepaste Merkenwet en artikel 24 van de gepubliceerde bepalingen onder de noemer: ‘(merken) verkregen op overige onrechtmatige wijze’:

Artikel 44 Merkenwet stelt (vrij vertaald): ‘Een geregistreerd merk zal door het merkenbureau nietig worden verklaard indien het in strijd is met artikel 10, 11 of 12 van deze wet, of als de registratie is verkregen op frauduleuze of overige onrechtmatige wijze.(…).’

Artikel 24 van de bepalingen stelt (vrij vertaald): ‘Met betrekking tot diegenen die de rangorde van merkregistraties verstoren, die publieke belangen schade toebrengen, ondeugdelijk publieke bronnen exploiteren of onrechtmatige handelingen verrichten op een andere wijze dan middels fraude, kan de rechtbank besluiten dat dit onder het begrip “verkregen op overige onrechtmatige wijze” wordt geschaard. 

Recente voorbeelden van rechtszaken in China waarbij sprake was van registratie van een merk zonder dat de aanvrager de intentie had het desbetreffende merk (zelf) te gebruiken, zijn:

  • Victoria's Secret v Qing Peng Cosmetic Ltd

Qing Peng Cosmetic Ltd registreerde het merk
 
(no. 9924701) in klasse 3 in 2012. In 2014 vorderde Victoria’s Secret - dat het parfum ‘Sheer Love’ produceert - nietigverklaring van de registratie. De vordering werd in eerste instantie afgewezen, maar het merk werd in hoger beroep alsnog doorgehaald. De rechtbank stelde vast dat de merkaanvrager meer dan zevenhonderd merkregistraties had verricht en een aantal daarvan had verkocht. Daardoor kwam de rechtbank tot het oordeel dat de grootschalig verrichte registraties moesten worden gekwalificeerd als ‘verkregen op overige onrechtmatige wijze’ - oftewel: als merkregistraties te kwader trouw -  waarmee het publieke belang schade werd toegebracht en publieke middelen werden uitgebuit.

  • Shiseido Co Ltd v Mr Ma Wanchun

Dhr. Ma Wanchun registreerde het merk

(no: 5086142) in klasse 26 in 2005. In 2009 vorderde Shiseido, merkhouder van het merk 怡丽丝尔 ELIXIR (geregistreerd in diverse klassen) nietigverklaring van het merk. De vordering werd in eerste instantie afgewezen, maar in beroep werd het merk alsnog doorgehaald. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de merkaanvrager niet alleen het merk in kwestie had geregistreerd, maar ook meer dan vijftig andere merken, waaronder vele bekende merken zoals 杜莎夫人 (Marie Tussaud).

De rechtbank was van mening dat zelfs indien het bewijs dat door Shiseido was ingebracht niet voldoende was om aan te nemen dat Shiseido een algemeen bekend merk is en daarom zou profiteren van een ruimere beschermingsomvang dan een niet-algemeen bekend merk, de activiteiten van de merkaanvrager nog steeds onrechtmatig moesten worden geacht. Daarbij werd in aanmerking genomen dat de (bekende) merken waren gekopieerd en geregistreerd in verschillende klassen, zonder de intentie te hebben deze te gebruiken. 

  • Goat-EE Co Ltd v France Oushang International Group Co Ltd

De onderneming France Oushang International Group Co Ltd registreerde het merk
  
(no: 13014848) in klasse 25 in 2014. In 2015 vorderde het Japanse bedrijf Goat-EE, merkhouder van het merk SAKAYORI, nietigverklaring van het merk. De vordering werd toegewezen en het merk werd nietig verklaard.

De IE-rechtbank in Beijing bevestigde de doorhaling van het merk en kwam tot de conclusie dat, in aanvulling op het merk in kwestie, de merkaanvrager talloze andere merken had geregistreerd die grotendeels identiek waren aan buitenlandse bekende merken, zoals: “TATOOSH” in klasse 18; “碧丝黛丽 B.STYLISH”, “卡门法拉 CARMEN CINEFRA”, “朱丽尔敦 JULIET DUNN”, “斯法尼卡雷拉 STEFANIA CARRERA”, “尼科马克 NICOLAS & MARK”, “弗曼诺伊 HUMANOID” in klasse 25; en “KENZO” in klasse 20. Het bewijs dat de merkaanvrager de intentie had deze merken te verkopen, werd eveneens meegenomen in de beslissing.

Een grote stap vooruit
In bovengenoemde uitspraken werd steeds geoordeeld dat de merkregistraties niet alleen inbreuk maakten op de rechten van rechtmatige entiteiten in de markt, maar ook in strijd waren met het principe van goede trouw. De besproken uitspraken laten zien dat in China duidelijke stappen zijn gezet in de strijd tegen en handhaving van dergelijke te kwader trouw verrichte registraties, hetgeen goed nieuws is voor merkhouders die op enige wijze actief zijn in China.

Dit artikel betreft een (vrije) vertaling van het Engelstalige artikel van Zhengnan Gong, werkzaam als consultant bij Novagraaf te Parijs. Zij heeft zich gespecialiseerd in Chinees IE-recht en werd in 2008 toegelaten tot de Chinese Orde van Advocaten.