Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Combinatie beschrijvende termen levert tóch een geldig merk op

29-09-2017

Twee weken geleden besteedden we aandacht aan de Uniemerkaanvraag SWEAT STOPPER die werd geweigerd vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. De Kamer van Beroep legde in die kwestie, aan de hand van standaard jurisprudentie, uit dat een combinatie van beschrijvende/niet-onderscheidende elementen soms toch aan het merkenrechtelijke vereiste van onderscheidend vermogen voldoet als het teken als geheel een wél onderscheidende totaalindruk creëert. Een mooi voorbeeld daarvan is de recente uitspraak over de aanvraag voor het Uniewoord-/beeldmerk ECOSILVER.  

Merkenrechtelijke vereisten
Voor merkenrechtelijke bescherming is, in vrijwel alle landen, vereist dat het teken waarvoor merkenrechtelijke bescherming wordt gezocht de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een teken moet dus over onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden geregistreerd. Ook moet het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen.

De aanvrager van een merk moet bij de aanvraag specificeren voor welke waren en diensten het voornemens is het merk te gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 klassen voor producten en 11 klassen voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.

Aan het vereiste van onderscheidend vermogen wordt niet voldaan wanneer het teken beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Relevant bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is daarom voor welke waren en diensten het merk is aangevraagd.

ECOSILVER
De Kamer van Beroep oordeelde op 13 september jongstleden
over de Uniemerkaanvraag voor het woord-/beeldmerk ECOSILVER.

Het merk werd op 30 juni 2016 aangevraagd door een Duitse onderneming, maar werd in december geweigerd door de examiner van het EU merkenbureau. De examiner was van oordeel dat het teken niet onderscheidend was voor de metaalgerelateerde waren en diensten waarvoor bescherming werd gezocht. De examiner overwoog dat de woordelementen ECO en SILVER voor het relevante publiek beschrijvende woorden zijn voor de aangevraagde waren en diensten; SILVER vanwege de metaalsoort zilver en ECO vanwege de verwijzing naar ‘ecologisch’. Vanwege de beschrijvendheid van de woordelementen en “de minimale figuratieve elementen” was het teken onvoldoende onderscheidend om als merk te kunnen dienen, aldus de examiner.

De Kamer van Beroep is het echter niet met de examiner eens en stelt dat de examiner heeft nagelaten te beargumenteren hoe zilver op zichzelf ecologisch kan zijn. Over het figuratieve element dat vóór de woordelementen is geplaatst, oordeelt de Kamer van Beroep dat dit element kan worden geïnterpreteerd als een man die een pan vasthoudt waaruit gesmolten metaal vloeit en zegt daarover (vrij vertaald): “Het figuratieve element is niet geheel onbeduidend qua positionering of grootte noch is het gebruikelijk, ook is het geen levensechte afbeelding van een mens. Het figuratieve element onderstreept de semantische betekenis van de woordelementen niet, aangezien het geen ecologie of zilver als metaal of kleur uitbeeldt noch een voorwerp dat gewoonlijk van zilver is gemaakt.” Slotsom is dat de Kamer van Beroep het aangevraagde woord-/beeldmerk in zijn totaliteit voldoende onderscheidend acht om als merk te kunnen dienen.

Tot slot
De beoordeling of een teken over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om als merk te kunnen dienen, is heel casuïstisch, oftewel: steeds geheel afhankelijk van (de verschillende aanwezige elementen in) het teken waarvoor merkenrechtelijke bescherming wordt gewenst. Onze consultants adviseren u graag over registreerbaarheid van uw merken.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf Nederland