Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

De D is van Diesel

08-08-2017

In een recente uitspraak van het Gerecht EU was het onderwerp van geschil de gestileerde hoofdletter D die kledingmerk Diesel sinds 1999 heeft geregistreerd als Uniemerk. Een andere onderneming diende een aanvraag in voor een overeenstemmend teken, Diesel maakte bezwaar tegen de aanvraag en diende oppositie in. Het EU merkenbureau vond het teken echter te weinig overeenstemming vertonen met de D van Diesel om verwarringsgevaar aan te nemen en wees de oppositie af. De Kamer van Beroep bevestigde dit oordeel. Merkhouder Diesel legde zich er niet bij neer en toog naar het Gerecht die merkhouder Diesel wél in het gelijk stelde en oordeelde dat wel degelijk sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens.

Merkenvergelijking
In het Benelux en EU merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie (onder meer) bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken bij de gemiddelde consument genereren, waarbij de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken vooral in aanmerking worden genomen. Belangrijk is dat in de rechtspraak is bepaald dat de gemiddelde consument niet in staat is verschillende details van een merk te onthouden.

Naast de overeenstemming van tekens wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en/of diensten. Indien zowel sprake is van overeenstemming van merken als van soortgelijkheid van waren en/of diensten, ligt verwarring bij het relevante publiek op de loer en zal de houder van de oudere registratie kunnen optreden tegen het gebruik en de registratie van het jongere merk. Op grond van jurisprudentie geldt dat verwarringsgevaar ook kan worden aangenomen indien het relevante publiek in de veronderstelling zou kunnen zijn dat de betrokken producten of diensten van dezelfde of van een verbonden onderneming afkomstig zijn.

Lees in onze Minicursus Merkbescherming meer over de beschermingsomvang van merken.

D versus D
Op basis van het in 1999 door Diesel SpA (“Diesel”) geregistreerde merk van de hieronder afgebeelde, gestileerde hoofdletter D, diende Diesel in 2012 bezwaar in tegen de aanvraag van Sprinter megacentros del deporte SL (“Sprinter”). Beiden tekens werden gedeponeerd voor (onder meer) kleding (klasse 25) en lederwaren en tassen (klasse 18).

      
               
Ouder geregistreerd merk – merkhouder Diesel     Jonger aangevraagd teken – merkaanvrager Sprinter

Het bezwaar werd in 2014 door de oppositieafdeling van het EU merkenbureau afgewezen en de Kamer van Beroep van diezelfde instantie bevestigde dit oordeel in 2015. De Kamer van Beroep overwoog daarbij het volgende:

  • Het oudere merk stelt duidelijk een hoofdletter D voor, terwijl het aangevraagde teken eerder zal worden gezien als een simpele geometrische vorm;
  • Het daarom niet aannemelijk is dat het aangevraagde teken door het relevante publiek als een letter D wordt herkend, alhoewel ook niet uit te sluiten is dat een klein gedeelte van het relevante publiek dit wel doet;
  • Visueel gezien zijn er aanmerkelijke verschillen tussen de tekens die zwaarder wegen dan de overeenkomsten;
  • De auditieve en begripsmatige overeenstemming is enkel aanwezig voor dat (kleine) gedeelte van het publiek dat het jongere teken ziet als een hoofdletter D. Voor het overige (veel grotere deel van het) relevante publiek is er geen sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming;
  • Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is zwak voor de betrokken waren.

Het Gerecht van de Europese Unie (“Gerecht EU”) maakt echter – mijns inziens terecht – korte metten met deze argumenten in het oordeel van 20 juli jongstleden. Bovenal is het Gerecht EU van oordeel dat het aangevraagde teken alle kenmerken bevat die maken dat het door het relevante publiek opgevat zal worden als een hoofdletter D. Het feit dat er bij het aangevraagde teken een kleine onderbreking zit in de ‘stam’ maakt dit niet anders. De Kamer van Beroep heeft bovendien niet duidelijk gemaakt welke simpele geometrische vorm het aangevraagde teken dan zou moeten voorstellen.

Visueel gezien stemt het aangevraagde teken overeen met het oudere merk: de tekens hebben dezelfde dynamiek en de verhoudingen, de dikte van de lijnen en de twee afgeronde hoeken zijn overeenstemmend, aldus het Gerecht EU. Ook speelt een rol dat de betrokken waren consumentenproducten zijn waarvoor geldt dat het relevante publiek niet heel aandachtig is, waardoor verschillen minder snel worden opgemerkt. Merken in de kledingsector worden bovendien over het algemeen, in verhouding, vrij klein op de kleding aangebracht, waardoor (vrij vertaald)  “het niet kan worden uitgesloten dat consumenten problemen ondervinden bij het herkennen van minimale, stilistische verschillen op basis waarvan de tekens onderscheiden zouden kunnen worden”.

Het logische gevolg van het oordeel van het Gerecht EU dat het aangevraagde teken, net als het oudere merk, zal worden opgevat als een hoofdletter D is dat het begripsmatig en auditief identiek wordt geacht aan het oudere merk.

Doordat de betrokken producten ook identiek zijn, komt het Gerecht EU tot de slotsom dat sprake is van verwarringsgevaar, zelfs al zou het oudere merk een gering onderscheidend vermogen hebben.

Vragen?
Onze consultants staan voor u klaar indien u advies wenst inzake de beschermingsomvang van uw merken.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf Nederland