Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

De kwestie Tasty Puff en beschrijvende beeldmerken

03-04-2017

Het beleid van het Europese merkenbureau omtrent de weigering van beeldmerkaanvragen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen is in de afgelopen jaren strenger geworden. Een recent voorbeeld hiervan is de weigering van de Uniemerkaanvraag voor het gecombineerde woord-/beeldmerk Tasty Puff. De inschrijving als merk werd geweigerd omdat het Europese merkenbureau het teken niet onderscheidend achtte. Graag lichten wij de praktijk rondom beschrijvende beeldmerken nader toe.

Merkenrechtelijke vereisten
Om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming is onder meer vereist dat het teken in staat is om de waar of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden” (Hof van Justitie EU - Windsurfing Chiemsee). Het vereiste van onderscheidend vermogen omvat onder meer dat het teken niet beschrijvend mag zijn. Dit houdt in dat een merk niet uitsluitend mag bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een eigenschap als soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrenging. De gedachte hierachter is dat een monopolie op beschrijvende tekens niet wenselijk is, omdat deze in het kader van het algemeen belang door iedereen vrijelijk gebruikt moeten kunnen worden.

Tasty Puff
Onderstaand teken werd aangevraagd als Uniemerk voor onder meer tabakswaren (klasse 34).

Het teken werd onvoldoende onderscheidend, want beschrijvend, geacht op de volgende gronden:

  • Het lettertype en de toegevoegde rondjes zijn onvoldoende om de aandacht van de consument af te leiden van de woorden ‘Tasty Puff’; de beschrijvende betekenis van de woorden wordt er juist mee benadrukt;
  • Het ronde lettertype en de rondjes zouden kunnen worden geassocieerd met wolkjes rook;
  • Het teken zal in de context van roken worden geïnterpreteerd als ‘delicious smoke’ or ‘delicious smoking’;
  • Het is niet louter indirect – het is direct beschrijvend voor een goede tabakssmaak.

Strenger beleid
In het verleden kon de toets van onderscheidend vermogen vaak worden gehaald door een (beeld)element aan een beschrijvende benaming toe te voegen. In de afgelopen jaren is het beleid omtrent beeldmerken echter aangescherpt en is de drempel voor acceptatie van dergelijke gecombineerde woord-/beeldmerken verhoogd.

Convergentieprogramma 3
Op 2 oktober 2015 is door het European Trade Mark and Design Network ‘Convergentieprogramma 3’ gecommuniceerd, waarin de gemeenschappelijke praktijk van beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woord(elementen) uiteen wordt gezet. Het doel van zogeheten convergentieprogramma’s is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid voor het Europese merkenbureau en de nationale merkenbureaus met als doel het vergroten van de rechtszekerheid, transparantie en voorspelbaarheid.

Uit Convergentieprogramma 3 volgt dat de aanvraag van een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit elementen die afzonderlijk van elkaar geen onderscheidend vermogen bezitten in principe wordt geweigerd als merk. In de communicatie behorende bij het programma wordt specifiek benoemd dat het toevoegen van de volgende figuratieve elementen bij beschrijvende/niet onderscheidende woorden niet leidt tot het voldoen aan het vereiste van onderscheidend vermogen:

Wat betreft de woordelementen van het merk:

  • In een algemeen of gebruikelijk lettertype;
  • De loutere toevoeging van één enkele kleur;
  • Toevoeging van veelvuldig in het handelsverkeer gebruikte leestekens of andere symbolen;
  • Het feit dat de woordelementen verticaal, ondersteboven of op een of meerdere regels zijn gerangschikt is in het algemeen niet voldoende.

Wat betreft de beeldelementen van het merk:

  • Eenvoudige geometrische vormen zoals punten, lijnen en cirkels;
  • Een ‘levensechte’ afbeelding van de waren en diensten;
  • Een symbolische/gestileerde afbeelding van de waren en diensten die niet aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke voorstelling van deze waren en diensten;
  • Beeldelementen die in het handelsverkeer veelvuldig worden gebruikt of die gebruikelijk zijn voor de opgegeven waren of diensten.

Niettemin kan een combinatie van dergelijke elementen als geheel beschouwd wél als herkomstaanduiding en dus als merk worden opgevat wanneer de combinatie resulteert in een totaalindruk die voldoende afwijkt van de beschrijvende/niet-onderscheidende boodschap die door het woordelement wordt uitgedragen.

Wenst u advies?
Vanwege onze ruime ervaring kunnen wij een inschatting maken van het onderscheidend vermogen van een merk en daarmee de haalbaarheid van de inschrijving. Omgekeerd kunnen wij adviseren over de reikwijdte van de beschermingsomvang van een registratie die bestaat uit (deels) beschrijvende en onderscheidende elementen. Neem gerust contact op met een van onze consultants voor een concreet advies over deze materie.

Myrthe Pardoen
Competence Centre Novagraaf

Bronnen: