Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Decoratieve tekens niet geschikt als (beeld)merk

02-05-2017

Op 5 april jongstleden besliste het Gerecht EU dat het verzoek om registratie van een beeldmerk terecht was geweigerd. Het betreffende teken moet, aldus het Gerecht, worden beschouwd als een ‘decoratief element’ wat de consument niet als merk zal beschouwen.

Merkenrechtelijke vereisten
Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en de Europese Unie, vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kan worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen.

Ten aanzien van simpele geometrische tekens heeft de hoogste rechter in de Europese Unie (EU), het Hof van Justitie EU, bepaald dat deze – in zijn algemeen – niet geschikt zijn als merk omdat ze door het relevante publiek zullen worden opgevat als decoratie.

Uitzondering: inburgering
Indien een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, zou het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen doordat het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, kan fungeren. Dit is echter niet gemakkelijk om aan te tonen.

Decoratief teken zoals aangevraagd door Anta
In deze kwestie diende de Chinese onderneming Anta een Unie(beeld)merkaanvraag in voor het bijgaande teken voor producten in klassen 18, 25 en 28, namelijk voor (samengevat) lederwaren, kleding en sportartikelen.

Het merkenbureau van de Europese Unie weigerde de aanvraag en in beroep bij de Kamer van Beroep van diezelfde instantie hield dat oordeel stand.

Anta legde zich er niet bij neer en stapte naar het Gerecht EU, maar ook het Gerecht EU bevestigt het eerdere oordeel. Hierbij wordt het volgende in overweging genomen:

  • De producten waarvoor het teken als merk is aangevraagd, zijn reguliere consumentenproducten;
  • De consument van dergelijke producten heeft geen hogere mate van aandacht dan gemiddeld;
  • Ondanks dat het hierbij niet gaat om een gebruikelijke geometrische figuur, zoals een cirkel of driehoek, kan het teken ook niet beschouwd worden als eye-catching en is het niet makkelijk te herkennen of te onthouden;
  • Het teken zal worden opgevat als een simpele combinatie van twee lijnen die wellicht andere combinaties van lijnen in gedachten oproepen die worden gebruikt op kleding voor esthetische of sierdoeleinden” en de consument zal het teken percipiëren als decoratie;
  • Derhalve voldoet het teken niet aan het vereiste van onderscheidend vermogen en is het teken terecht als merk geweigerd.

Registratiestrategie bepalen
Het is van belang om op voorhand een strategie te bepalen voor welke merken u wenst te registreren. Tekens die een beperkt onderscheidend vermogen hebben, kunnen wellicht in combinatie met een onderscheidend element worden geregistreerd. In dat geval worden rechten verworven op het merk in totaliteit, maar aan de andere kant genereert een registratie van een dergelijk merk een preventief psychologisch effect in die zin dat derden bij het verrichten van onderzoek worden geattendeerd op de claim die op het merk wordt gelegd. Het heeft evenwel geen zin om uitsluitend beschrijvende aanduidingen als merk te deponeren met een ander niet-onderscheidend element.

Vragen?
Onze consultants staan voor u klaar indien u advies wenst inzake de registreerbaarheid van uw merken.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf Nederland