Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Fruit (of the Loom): Merken en het vereiste van normaal gebruik

23-09-2016

Merkregistraties kunnen vervallen worden verklaard wanneer de merken gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet op normale wijze in het economisch verkeer worden gebruikt. Maar wat wordt er verstaan onder ‘normaal gebruik’ en wat gebeurt er wanneer een merk wordt gebruikt in een afwijkende vorm dan zoals het is ingeschreven?

Merkregistratie – waren en diensten

Bij het registreren van een merk moet worden aangegeven voor welke waren (producten) en/of diensten bescherming wordt verlangd. Waren en diensten zijn ingedeeld in 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. Voorbeelden zijn warenklasse 15 ‘Muziekinstrumenten’, warenklasse 25 ‘Kleding, schoeisel en hoofddeksels’ en dienstenklasse 38 ‘Telecommunicatie’.

Het wettelijk vereiste van normaal gebruik

Indien een merk gedurende een periode van vijf jaar ‘niet normaal’ gebruikt is, kan de inschrijving van het merk op verzoek van een derde worden doorgehaald. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat van normaal gebruik sprake is wanneer uit de feiten en omstandigheden blijkt dat het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden.

Daarbij wordt de aard van de betrokken waren of diensten, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk in aanmerking genomen. Gebruik moet worden aangetoond door concreet en objectief bewijs. In het bijzonder moet rekening gehouden worden met de commerciële omvang van het totale gebruik, evenals met de duur van de periode waarvoor het merk is gebruikt en de frequentie van het gebruik.

Het gebruik van het merk ‘naar buiten toe’ betekent niet noodzakelijk dat het gebruik moet zijn gericht op eindgebruikers, bijvoorbeeld de consument.

Wat als een merk wordt gebruikt in een afwijkende vorm dan zoals het is geregistreerd?

Gebruik van een merk in een afwijkende vorm kan ook als normaal gebruik worden beschouwd zolang de elementen die afwijken het onderscheidend vermogen van het merk niet aantasten. Een beperkte wijziging van de uitvoeringswijze van een merk zal daarom doorgaans geen consequenties hebben. Daarentegen zal een complete rebranding van het (beeld)merk niet meer kunnen worden gezien als rechtinstandhoudend gebruik en is een nieuwe registratie vereist.

Wat gebeurt er als niet aan het vereiste van normaal gebruik wordt voldaan?

Een merk kan (volledig of gedeeltelijk) op verzoek van een derde vervallen worden verklaard wanneer wordt aangetoond dat vijf jaar na de inschrijving het merk niet normaal wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De tijdsperiode om normaal gebruik aan te tonen in een procedure tot vervallenverklaring is beperkt. Dat betekent dat het voor merkhouders erg belangrijk is om het gebruik van het merk constant te documenteren; bijvoorbeeld door het opnemen of opslaan van (data) gegevens, labels, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, reclame-uitingen in kranten en andere media, en/of andere documenten waaruit het gebruik van het merk is af te leiden.

Recent voorbeeld: Fruit (of the Loom)

In een recente procedure tot vervallenverklaring moest merkhouder Fruit of the Loom Inc. aantonen dat zij het woordmerk ‘FRUIT’, dat in mei 2006 werd geregistreerd voor ‘kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.’ (klasse 25), normaal had gebruikt.

De Cancellation Division van het Europees merkenbureau besliste dat normaal gebruik van het zelfstandige merk ‘FRUIT’ niet kon worden vastgesteld. Overwogen werd dat het gebruik waarvoor Fruit of the Loom Inc. bewijs had verstrekt niet afdoende was, omdat het niet aantoonde dat er sprake was van gebruik gericht op eindgebruikers. De Kamer van Beroep van het Europees merkenbureau bevestigde deze beslissing.

Echter, het Gerecht van het HvJEU is het hier in haar beslissing van juli 2016 niet mee eens. Het Gerecht oordeelt dat de Kamer van Beroep zich schuldig heeft gemaakt aan een fout (“error of law”), door het feit dat gebruik van het merk naar buiten toe niet betekent dat het gericht moet zijn op de eindgebruiker om aan de vereisten voor gebruik te voldoen. Ook is het Gerecht van oordeel dat de beoordeling van het bewijs niet juist is gedaan. De beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd.

Voor aanvullend advies over de vereisten voor normaal gebruik, neem gerust contact op met een van onze consultants.

Frouke Hekker

Competence Centre