Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Identieke polospelers: verwarring ligt op de loer

05-01-2017

De Amerikaanse Beverly Hills Polo Club (BHPC) heeft zich met succes verzet tegen de aanvraag van een Uniemerkregistratie (EUTM) van het beeldmerk van de Franse Polo Club Saint-Tropez op grond van mogelijke verwarring met haar eerder geregistreerde (beeld)merk.

BHPC baseerde haar oppositie op de stelling dat er verwarring tussen de respectieve merken kon ontstaan. Naar haar mening stemmen de merken overeen en omdat beide merken waren geregistreerd respectievelijk gedeponeerd voor cosmetica, opleiding, onderwijs, entertainment en culturele en sportieve activiteiten, was de kans op verwarring tussen de beide merken niet uit te sluiten.

Eerst geen inhoudelijke beoordeling
De oppositie werd in eerste instantie afgewezen omdat BHPC bewijs van gebruik van haar merk diende te overleggen maar het bewijsmateriaal als niet voldoende werd beoordeeld, en omdat het aanvullende materiaal buiten de gestelde termijn werd ingediend.

De oppositieafdeling van het Europees Merkenbureau kwam daarom niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak en kon geen oordeel geven over de kans op verwarring tussen beide merken, ook al waren de producten en diensten identiek.

Na beroep: wel verwarring
BHPC ging tegen de beslissing in beroep bij de Board of Appeal en die vernietigde de beslissing van de oppositieafdeling. De Board oordeelde dat het overlegde bewijs van gebruik wel voldoende was en behandelde de zaak inhoudelijk. Naar de mening van de Board konden de merken bij het publiek verwarring wekken temeer ook omdat de producten en diensten identiek dan wel sterk gelijkend waren.

De afbeelding van een polospeler en de woorden ‘polo club’ zijn naar de mening van de Board voldoende onderscheidend voor zover zij geen betrekking hebben op poloactiviteiten. De merken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen en ook begripsmatig is er een redelijke overeenstemming.

NB: je kunt meer lezen over de theorie m.b.t. merkenvergelijking in dit eerdere artikel.

Op grond hiervan concludeerde de Board dat er een zekere mate van overeenstemming tussen beide merken is. Bovendien had de oppositieafdeling het aanvullende bewijs wel mee mogen laten wegen in haar beoordeling; enige clementie was hierin mogelijk geweest.

De oppositie heeft er derhalve toe geleid dat de inschrijving van het merk van Polo Club Saint-Tropez werd geweigerd.

Theo Visser
Consultant
en Partner