Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Kan Mayari naast Maya bestaan?

08-07-2016

Het bedrijf Oakville Hills Cellar Inc, wijnmakers uit Californië, beschikt over een registratie voor het merk Maya. Georgallis Holdings LLC, uit Napa Valley in Noord-Californië, heeft bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) een aanvraag gedaan om het merk Mayari te registreren, ook voor wijn. Oakville Hills Cellar is hier niet blij mee, zij vindt dat er sprake is van merkinbreuk. Het bedrijf dient daarom oppositie in om zo te voorkomen dat Mayari wordt ingeschreven in het merkenregister. Een en ander leidde recent tot een beslissing door het Court of Appeal.

De oppositie werd in eerste instantie door de Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) afgewezen. Ook in het beroep dat hierop volgde, verloor Oakville Hills Cellar. Volgens het TTAB wordt er niet voldaan aan het vereiste van verwarring omdat de merken niet identiek zijn, niet hetzelfde worden uitgesproken en beide merken een verschillende betekenis hebben. Dit heeft als gevolg dat TTAB van mening is dat Mayari naast Maya in het merkenregister kan worden ingeschreven. Oakville Hills Cellar legt zich hier niet bij neer en maakt de gang naar het Court of Appeal, de laatste mogelijkheid om te voorkomen dat Mayari daadwerkelijk als merk wordt ingeschreven.

Argumenten Oakville Hills Cellar
Bij het Court of Appeal betoogt Oakville Hills Cellar dat aan Mayari slechts de letters RI zijn toegevoegd maar beide merken verder identiek zijn. Het Court oordeelt hierop dat er onvoldoende bewijs is dat de consument Mayari zou zien als twee componenten ("MAYA" en "RI"). De kans is groter dat het publiek het ziet als één compleet merk.

Oakville Hills Cellar voert ook aan dat op een ronde fles vanuit een bepaalde hoek niet het hele merk maar slechts een gedeelte zichtbaar is, zeer waarschijnlijk alleen Maya. Dit argument wordt afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing. Hier heeft Oakville Hills Cellar een kans op een valide argument laten liggen; met een marktonderzoek had zij dit kunnen staven.

Tenslotte betoogt Oakville dat Maya de naam is van de dochter is van de wijnmaker en ook de naam van een hindoe-godin. Mayari is echter ook een samenvoeging van de namen van de dochters (Maya en Arianna) van de wijnmaker uit Napa Valley, en tevens de naam van een godin uit de Filipijnse Tagalog mythologie. Het Court constateerde dat de Amerikaanse consument niet vertrouwd is met zowel de Hindoe mythologie als de Tagalog mythologie. Evenmin is de gemiddelde wijnkoper, zelfs al is het een kenner, op de hoogte van de namen van de kinderen van de wijnboeren. De Amerikaanse consument zal Maya opvatten als een meisjesnaam en een verwijzing naar een pre-Columbiaanse cultuur. Met betrekking tot Mayari stelt het Court dat de Amerikaanse consument het als een fantasienaam zonder betekenis zal zien. Ook hierom lijkt verwarringsgevaar niet aanwezig.

Oordeel Court of Appeal
Al met al is het Court het eens met de TTAB: de merken stemmen niet op verwarringwekkende wijze overeen. Het feit dat de beide merken voor identieke producten worden gebruikt die worden verkocht aan dezelfde afnemers via vergelijkbare verkoopkanalen, maakt die opvatting niet anders.

Ervaringen uit het verleden…
De beoordeling of sprake is van overeenstemmende merken is deels subjectief. Op basis van eerdere beslissingen in oppositieprocedures en jurisprudentie kan inzicht worden gekregen over de actuele opvattingen en een inschatting worden gemaakt van de kans op succes in een procedure.

Onze consultants zijn op de hoogte van de actuele lijn in de opvattingen over overeenstemming. Omdat die opvattingen van land tot land kunnen verschillen, werken we nauw samen met zorgvuldige aangestelde collega’s in het buitenland. Neem gerust contact met ons op voor advies op maat.

Theo Visser
Consultant en Partner