Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

KitKat vormmerk (wederom) in de problemen

16-12-2016

Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) heeft gisteren een uitspraak gedaan die mogelijk gevolgen heeft voor het Uniemerk dat is geregistreerd voor de vorm van de 'viervingerige' KitKatreep. Het Gerecht heeft bepaald dat het Europese merkenbureau opnieuw zal moeten onderzoeken of het merk ten tijde van de registratie wel ingeburgerd was in de gehele Europese Unie.

Ruim een jaar geleden schreven wij over de baanbrekende uitspraak over de Britse vormmerkregistratie waarin het Hof van Justitie EU een oordeel velde dat uiteindelijk leidde tot de nietigheid van het vormmerk voor de viervingerige reep in Groot-Brittannië. Gisteren heeft het Gerecht een spreekwoordelijke bom gelegd onder de Uniemerkregistratie voor de vorm van de viervingerige reep zoals geregistreerd door Nestlé.

Merkrechtelijke bescherming van vormen- wanneer wel en niet?
Om te voorkomen dat vormen (en andere kenmerken, zoals kleuren en klanken) merkrechtelijk gemonopoliseerd worden, biedt de Europese wetgeving drie uitzonderingen. Een vorm is uitgesloten van merkrechtelijke bescherming indien de vorm wordt bepaald door de aard van de waar; de wezenlijke waarde aan de waar geeft; of indien de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Enkel vormen die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkrechtelijk worden beschermd, mits zij onderscheidend vermogen bezitten. Dit blijkt in de praktijk echter lastig te zijn omdat niet snel wordt aangenomen dat het relevante publiek de vorm als onderscheidingsteken van een bepaalde onderneming zal herkennen. Hoe groter de gelijkenis met de meest voor de hand liggende vorm van het product, hoe eerder het merk onderscheidend vermogen zal ontberen. Alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, zal voldoende onderscheidend vermogen hebben.

Uniemerkregistratie viervingerige reep
In 2002 diende Nestlé een aanvraag in tot registratie van de viervingerige reep voor de waren snoepgoed, bakkerijproducten, gebak, koekjes, taarten en wafels. Hiertegen diende Cadbury (thans: Mondelez) in 2007 een vordering tot nietigverklaring in. Deze vordering werd in 2012 door het Europese merkenbureau afgewezen, omdat zij van mening was dat de viervingerige reep door langdurig en intensief gebruik onderscheidend vermogen had verworven in de Europese Unie, oftewel: Nestlé deed een succesvol beroep op inburgering en de registratie bleef in stand. Kort gezegd stelde het de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau:

  • Dat de marktonderzoeken die uitgevoerd waren in 10 EU-lidstaten voldoende aantoonden dat het merk was ingeburgerd in de gehele Europese Unie;
  • Dat de inburgering was aangetoond ten aanzien van alle in de waren- en dienstenomschrijving genoemde waren.

Uitspraak Gerecht van de Europese Unie
Het Gerecht is het niet met bovengenoemde overwegingen eens: zij stelt dat inburgering moet worden aangetoond voor de gehele Europese Unie. Immers, op grond van standaardjurisprudentie van het Hof van Justitie EU, is inburgering vereist in alle lidstaten waar het aanvankelijk onderscheidend vermogen miste en in het geval van driedimensionale tekens - zoals de viervingerige reep - betekent dit dat inburgering in de gehele Europese Unie dient te worden aangetoond. Op het moment dat het merk werd aangevraagd bestond de Europese Unie uit 15 lidstaten, waardoor het bewijs van inburgering voor de ontbrekende lidstaten getoetst had moeten worden door het Europese merkenbureau.

Bovendien oordeelt het Gerecht dat de Kamer van Beroep heeft miskend dat de in de waren- en dienstenomschrijving genoemde waren subcategorieën zijn van de categorie zoetwaren. Om inburgering aan te tonen voor alle genoemde waren, dient de vorm dus voor al deze waren langdurig en/of intensief gebruikt te zijn en zo onderscheidend vermogen te hebben verworven. De Kamer van Beroep heeft onvoldoende stilgestaan bij het feit dat de onderzoeksresultaten van de verschillende marktonderzoeken enkel blijk geven van inburgering ten aanzien van snoep en koekjes.

Het Gerecht heeft nu bepaald dat het Europese merkenbureau bovenstaande punten opnieuw zal moeten onderzoeken.

Mocht u een vraag hebben over merkbescherming en de uitzonderingen daarop, neem dan gerust contact met ons op.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf