Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Merken voor koekjesverpakkingen ‘normaal’ gebruikt?

30-10-2017

Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet op normale wijze in het economisch verkeer wordt gebruikt. Maar wat wordt er verstaan onder ‘normaal gebruik’ en wat gebeurt er wanneer een merk wordt gebruikt in een afwijkende vorm dan zoals het is ingeschreven? We lichten dit graag toe aan de hand van een recente procedure.

Het wettelijk vereiste van normaal gebruik
Indien een merk gedurende een periode van vijf jaar ‘niet normaal’ gebruikt is, kan de inschrijving van het merk op verzoek van een derde worden doorgehaald. Het Hof van Justitie EU heeft bepaald dat van normaal gebruik sprake is wanneer uit de feiten en omstandigheden blijkt dat het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden.

Daarbij wordt de aard van de betrokken waren of diensten, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk in aanmerking genomen. Gebruik moet worden aangetoond met concreet en objectief bewijs. In het bijzonder moet rekening gehouden worden met de commerciële omvang van het totale gebruik, evenals met de duur van de periode waarvoor het merk is gebruikt en de frequentie van het gebruik.

Gebruik in een afwijkende vorm
Gebruik van een merk in een afwijkende vorm kan ook als normaal gebruik worden beschouwd zolang de elementen die afwijken het onderscheidend vermogen van het merk niet aantasten. Een beperkte wijziging van de uitvoeringswijze van een merk zal daarom doorgaans geen consequenties hebben. Daarentegen zal een complete rebranding van het (beeld)merk niet meer kunnen worden gezien als rechtsinstandhoudend gebruik en is een nieuwe registratie vereist.

Vervallenverklaring
Een merk kan op verzoek van een derde (volledig of gedeeltelijk) vervallen worden verklaard wanneer wordt aangetoond dat vijf jaar na de inschrijving het merk niet normaal wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De tijdsperiode om normaal gebruik aan te tonen in een procedure tot vervallenverklaring is beperkt. Dat betekent dat het voor merkhouders erg belangrijk is om het gebruik van het merk constant te documenteren; bijvoorbeeld door het opnemen of opslaan van (data) gegevens, labels, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, reclame-uitingen in kranten en andere media, en/of andere documenten waaruit het gebruik van het merk is af te leiden.

Recent voorbeeld: Koekjesverpakking Mini 02
In een recente procedure tot vervallenverklaring moest de Spaanse onderneming Galletas Gullón aantonen dat zij haar twee vormmerken voor koekjesverpakkingen, die in respectievelijk december 2004 en juni 2009 werden geregistreerd (voor koekjes in klasse 30), normaal had gebruikt.

De Cancellation Division van het EU merkenbureau besliste in juni 2015 dat voldaan werd aan het vereiste van normaal gebruik. Echter, in mei 2016 vernietigde de Kamer van Beroep van het EU merkenbureau deze beslissing. De Kamer van Beroep oordeelde dat enerzijds de merken in een te afwijkende vorm werden gebruikt – vanwege toevoeging van een wit gedeelte aan de bovenzijden van de verpakkingen, de andere stilering van de elementen ‘gúllon’, ‘O’ en ‘2’ en het (bij de rode verpakking) extra element ‘chocolate’ - waardoor het onderscheidend vermogen van de merken zou zijn aangetast. Daarnaast was de Kamer van Beroep van mening dat uit de overgelegde bewijsstukken niet kon worden opgemaakt dat de merken normaal gebruikt werden doordat, onder meer, de verkoopcijfers niet significant genoeg zouden zijn en op facturen niet duidelijk zou zijn weergegeven op welke merken de desbetreffende facturen betrekking hadden.

Het Gerecht EU is het hier in haar beslissingen van 23 oktober 2017 (klik hier en hier) niet mee eens. Wat betreft de afwijkende vorm van de merken oordeelt het Gerecht EU dat deze minimaal zijn en enkel sierelementen betreffen. Het onderscheidend vermogen van de merken wordt door deze “minor changes” dan ook niet aangetast, aldus het Gerecht EU. Wat betreft het overgelegde bewijs stelt het Gerecht EU (kort gezegd) dat:

  • Het gebruik van een teken niet altijd kwantitatief significant hoeft te zijn om te kwalificeren als normaal;
  • Ondanks dat de overgelegde facturen niet een hoog totaalbedrag laten zien (voor ieder van de betrokken merken circa € 2.500,- in totaal, corresponderend met de verkoop van circa 5.800 koekverpakkingen, verspreid over 3,5 jaar) toch blijkt dat de omvang van het gebruik voldoende wijdverspreid was om aan te tonen dat de merken worden gebruikt om een commerciële afzet te vinden en te behouden voor de gemerkte waren;
  • Dit oordeel wordt ondersteund door het feit dat Galletas Gullón talrijke persartikelen en advertenties heeft verstrekt met betrekking tot de marketing van de gemerkte waren.

Hiermee komt het Gerecht EU tot de conclusie dat de ingediende facturen tezamen met de andere bewijsstukken, voldoende normaal gebruik aantonen van de desbetreffende twee vormmerken van Galletas Gullón. De beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd.

Advies
Het komt geregeld voor dat bij onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk een registratie wordt getraceerd van een overeenstemmend merk dat een mogelijk bezwaar vormt voor de adoptie van het voorgestelde merk. Bij nader onderzoek kan worden vastgesteld of het merk wel op normale wijze is gebruikt. Indien dat niet het geval is, kan door het instellen van een doorhalingsactie het potentiële bezwaar worden weggenomen. Neem gerust contact op met een van onze consultants voor aanvullend advies over de vereisten voor normaal gebruik.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf