Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

Minicursus ‘Merkbescherming voor beginners’ deel 2

24-01-2017

Zoals we al eerder aangaven, grijpen we de start van 2017 graag aan om een driedelige minicursus over het belang van merkbescherming aan te bieden. Onderzoek door de Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat lang niet alle ondernemers voor de juiste bescherming van hun merken zorgen. Dit terwijl slechts op grond van een merkregistratie een beroep kan worden gedaan op de merkenwetgeving en kan worden opgetreden tegen inbreuk op en misbruik van uw merk. Daarnaast blijkt uit Europees onderzoek dat MKB’ers die hun merkrechten goed (laten) beschermen een hogere omzet behalen. Na een korte introductie over merkregistratie in de Benelux, gaan we in dit tweede deel in op de beschermingsomvang van een geregistreerd merk. 

De positie van de merkhouder
Wanneer een merk voldoet aan de merkenrechtelijke vereisten - waaronder het vereiste van onderscheidend vermogen - kan een merk geregistreerd worden. Hierna heeft de merkhouder een exclusief recht om het geregistreerde merk te gebruiken en te exploiteren. Zo kan de merkhouder licenties verlenen aan derden waarbij zij (in de regel tegen betaling) het merk al dan niet onder verdere voorwaarden kunnen gebruiken. Belangrijk is vooral dat de merkhouder op basis van de registratie kan optreden tegen inbreuk op zijn merk door een derde. Maar wanneer kan dit precies? Oftewel: wat is de beschermingsomvang van een geregistreerd merk?

Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
In het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom staan vier gronden op basis waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk door een derde:

  1. Indien sprake is van gebruik van een identiek teken dat wordt gebruikt voor identieke producten of diensten.

    Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de gevallen van namaak (of in het Engels: counterfeit), waarbij het merk wordt aangebracht op producten waarvoor het merk is geregistreerd maar die niet afkomstig zijn van de merkhouder. Denk bijvoorbeeld aan T-shirts waarop het Nike beeldmerk (de swoosh) is aangebracht, terwijl ze niet afkomstig zijn van Nike.

  2. Indien sprake is van het gebruik van een identiek of een overeenstemmend teken dat wordt gebruikt voor identieke of soortgelijke producten of diensten waardoor verwarringsgevaar bestaat bij het relevante publiek.

    In dit geval gaat het om de overeenstemming (van merk/teken) en de soortgelijkheid van producten of diensten: deze hoeven niet identiek te zijn, maar moeten wel op zo’n wijze overeenstemmen met of soortgelijk zijn aan dat de relevante consument het desbetreffende teken ten onrechte zal verwarren met het merk. Denk bijvoorbeeld aan T-shirts waar de Nike swoosh in spiegelbeeld staat afgebeeld.

  3. Indien sprake is van het zonder geldige reden gebruiken van een identiek of overeenstemmend teken, wanneer het geregistreerde merk bekendheid geniet in de Benelux en door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het bekende merk, ongeacht voor welke producten of diensten het teken gebruikt wordt.

    Op basis van deze grond is de beschermingsomvang van bekende merken ruimer dan van niet-bekende merken. De merkhouder van een bekend merk kan namelijk ook optreden tegen een derde die het teken gebruikt indien de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongeacht voor welke producten of diensten het teken gebruikt wordt. Voor een Benelux-merk geldt dat bekendheid kan worden aangenomen indien het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. In dit geval kunt u bijvoorbeeld denken aan het gebruik van het merk Nike op sigaretten.

  4. Indien sprake is van het zonder geldige reden gebruiken van een identiek of overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van producten of diensten indien door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het geregistreerde merk.

    Tot slot kan een houder van een Benelux-merkregistratie zich in sommige gevallen verzetten tegen gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van producten of diensten. Het teken wordt dan door de derde niet gebruikt als merk. Gedacht kan worden aan gebruik van het merk als handelsnaam of domeinnaam of gebruik van het merk in zogenoemde search engine advertising (zoals Google AdWords), een kunstwerk of een kritische uiting. Voor een succesvol beroep op deze grond moet wederom sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk.

Omvang internationale merkbescherming
Het merkenrecht is in beginsel territoriaal begrensd. Per land kunnen afwijkende regels gelden. Ook spelen internationale verdragen een rol en is Europese wetgeving van belang.

Vervolg cursus
Het derde en laatste deel van de minicursus ‘Merkbescherming voor beginners’ volgt in de Ezine van 7 februari 2017. Het eerste deel is hier terug te lezen. We sluiten de minicursus af met een gratis informatiebijeenkomst bij ons op kantoor. Informatie hierover volgt bij deel 3 van de cursus.

Mocht u in de tussentijd reeds vragen hebben over merkregistratie en merkbescherming, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.