Contactformulier

Stuur een email

 Ontvang de E-zine

Bel

SWEAT STOPPER gestopt als Uniemerk

15-09-2017

In augustus 2016 heeft een Zuid-Koreaanse onderneming een EU aanvraag ingediend voor het woord/-beeldmerk SWEAT STOPPER. De onderneming verzocht bescherming voor 'hoofdbanden tegen zweten; zweetabsorberende kousen; zweetabsorberende onderkleding; zweetabsorberende sokken en hoofdbanden'. Het EU Merkenbureau weigerde de inschrijving als merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen door de beschrijvende en niet-onderscheidende elementen in het teken.

Merkenrechtelijke vereisten
Voor merkenrechtelijke bescherming is - onder meer in de Benelux en de Europese Unie - vereist dat het teken waarvoor bescherming wordt gezocht, de producten of diensten van een onderneming kan onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. Een teken moet dus over onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen worden geregistreerd. Ook moet het duidelijk en nauwkeurig weergegeven kunnen worden. Voldoet een teken niet aan deze vereisten, dan zal de inschrijving als merk door de relevante autoriteit geweigerd worden of kan, indien reeds een merkregistratie is verkregen, de nietigheid van dat merk worden ingeroepen.

De aanvrager van een merk moet bij de aanvraag specificeren voor welke waren en diensten het voornemens is het merk te gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 klassen voor producten en 11 klassen voor diensten. De waren- en dienstenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.

Aan het vereiste van onderscheidend vermogen wordt niet voldaan wanneer het teken beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten. Relevant bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is daarom voor welke waren en diensten het merk is aangevraagd.

SWEAT STOPPER
In dit geval werd het teken SWEAT STOPPER door de examiner als Uniemerk geweigerd vanwege (samengevat) het beschrijvende karakter van de termen ‘sweat’ en ‘stopper’ en omdat de figuratieve elementen in het teken te minimaal zijn om het teken enig onderscheidend vermogen te geven.

De aanvrager heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de examiner, maar de Kamer van Beroep van het EU Merkenbureau oordeelde op 24 augustus jongstleden in lijn met diens oordeel.

De Kamer van Beroep herhaalt allereerst de rechtsregel dat beschrijvende en niet-onderscheidende tekens worden uitgesloten vanwege het algemeen belang: dergelijke tekens moeten vrij zijn om te gebruiken en niet worden gemonopoliseerd voor bepaalde waren en/of diensten door middel van een exclusief merkrecht.

De relevante waren zijn in dit geval bedoeld voor een groot publiek en zijn gericht op de consument die een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

De Kamer van Beroep bevestigt de bevindingen van de examiner dat de woorden 'sweat' en 'stopper' gebruikelijke woorden zijn die door het relevante (Engels sprekende) publiek worden waargenomen als (vrij vertaald) “een betekenisvolle uitdrukking die verwijzen naar iets dat een einde maakt aan zweet/transpiratie”. Het argument dat het betrokken publiek zou verwijzen naar de betrokken waren als 'zweet absorberend' (sweat absorbing) en niet 'zweet stoppend' (sweat stopping) wordt afgewezen, omdat het relevante publiek de termen 'sweat' en 'stopper' alsnog zal begrijpen als een aanduiding van de betrokken waren. Het is niet "een originele taalkundige formulering die aantrekkelijk en grillig is" zoals door de aanvrager aangevoerd werd. De figuratieve elementen worden niet beschouwd als origineel, omdat een zeer standaard lettertype gebruikt is.

De Kamer van Beroep legt verder uit dat in het algemeen een combinatie van beschrijvende/niet-onderscheidende elementen soms onderscheidend kan worden beschouwd als het teken als geheel een totaalindruk creëert die voldoende ver verwijderd is van de beschrijvende/niet-onderscheidende elementen. Dit is echter niet het geval met het teken SWEAT STOPPER, aldus de Kamer van Beroep.

Opmerkingen tot slot
Indien een teken aanvankelijk ongeschikt is als merk, zou het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen doordat het ingeburgerd raakt bij het relevante publiek. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten, waardoor het teken alsnog als onderscheidingsteken, en dus als merk, kan fungeren. Dit is echter niet gemakkelijk om aan te tonen. 

Tekens die een beperkt onderscheidend vermogen hebben, kunnen wellicht in combinatie met een onderscheidend element worden geregistreerd. In dat geval worden rechten verworven op het merk in totaliteit, maar aan de andere kant genereert een registratie van een dergelijk merk een preventief psychologisch effect in die zin dat derden bij het verrichten van onderzoek worden geattendeerd op de claim die op het merk wordt gelegd. Het heeft evenwel geen zin om uitsluitend beschrijvende aanduidingen als merk te deponeren met een ander niet-onderscheidend element.

Vragen?
Onze consultants staan voor u klaar indien u advies wenst inzake de registreerbaarheid van uw merken.

Frouke Hekker
Competence Centre Novagraaf Nederland