Cas d'erreurs étonnants lors de l'enregistrement d'une marque

Il serait judicieux pour les propriétaires de marques de se renseigner sur la procédure d'enregistrement des marques afin d'éviter les nombreux écueils mis en évidence par la jurisprudence. Ces écueils soulignent l' importance d'une vision globale lors de l'enregistrement d'une nouvelle marque. Nous présenterons ici une analyse des erreurs commises dans des cas exemplaires d'erreurs d'enregistrement , dans l'espoir d'en tirer des enseignements pour les entreprises souhaitant enregistrer une marque.

Vous voulez en savoir plus ?
Téléchargez gratuitement notre guide sur la gestion de réseaux IP par un conseil externe.

Omettre de vérifier la disponibilité d'une marque avant de l'utiliser est sans doute l'erreur la plus fréquente, mais aussi la plus facile à éviter, lors de l'enregistrement. L'intérêt de vérifier la disponibilité de la marque auprès du registre de la propriété intellectuelle est évident : une recherche d'antériorité permet de savoir si des marques identiques ou similaires existent déjà et si des problèmes peuvent survenir concernant les produits ou services proposés sous la nouvelle marque.

L'objectif de la recherche n'est pas seulement de s'assurer que la marque elle-même est libre de droits, mais aussi que les produits proposés sous cette marque sont bien définis, car la plupart des actions en contrefaçon nécessitent la prise en compte de ces deux aspects pour aboutir. L'importance d'une approche globale et de la prise en compte de ces deux aspects de la contrefaçon a été illustrée dans l'affaire de contrefaçon de marque Hisense contre Bosch Siemens (BSH).

L'affaire Hisense contre Bosch Siemens

L'entreprise chinoise Hisense et l'allemande Bosch Siemens se sont livrées à une longue bataille juridique pour contrefaçon de marque, concernant l'utilisation d'une marque quasi identique pour des produits similaires. Hisense fut la première à déposer sa marque pour la vente d'appareils électroniques grand public, en Chine en 1993. Suite à son succès sur le marché chinois, Bosch Siemens a cherché à déposer la marque HiSense en Allemagne et dans l'Union européenne, également pour des appareils électroniques grand public. Les deux marques étaient presque identiques, la seule différence résidant dans la majuscule du « S » chez l'entreprise allemande et la minuscule du « s » chez l'entreprise chinoise.

Le groupe chinois Hisense exportait alors des appareils électroménagers en Europe et en Allemagne, où l'allemand Bosch Siemens l'attaqua en justice pour contrefaçon de sa marque déposée HiSense. La notoriété du groupe Hisense sur le marché de l'électronique grand public était indéniable, mais inférieure à celle de Bosch Siemens, ce qui explique sans doute en partie la volonté de l'entreprise allemande de s'approprier la marque. Le conflit persista, Hisense refusant de céder la marque sous laquelle ses produits étaient commercialisés dans plus de 100 pays. Finalement, en 2005, les deux entreprises parvinrent à un accord amiable. Apparemment, Bosch Siemens n'avait pas anticipé l'influence que pourrait exercer l'entreprise chinoise, malgré sa part de marché mondiale plus modeste : Bosch Siemens céda la marque à Hisense .

Bien qu'il soit impossible de l'affirmer avec certitude, on peut supposer que si la marque HiSense avait été déposée pour des produits autres que l'électronique grand public, la société chinoise n'aurait peut-être pas obtenu autant de succès dans sa potentielle action reconventionnelle pour contrefaçon. En effet, malgré la quasi-identité des marques, si la marque secondaire avait été déposée, par exemple, pour une entreprise de taxis, les produits ou services proposés sous les deux marques seraient suffisamment différents pour rendre caduque toute action en contrefaçon.

Cette affaire sert d'avertissement aux entreprises : elles doivent considérer le marché des marques et autres droits de propriété intellectuelle comme un marché mondial , et non pas seulement comme un marché national ou régional – une erreur qui a coûté à Bosch Siemens sa marque et potentiellement une partie de sa réputation.

Vivre dangereusement

Face à la prise de conscience croissante du rôle crucial de la propriété intellectuelle dans le monde des affaires, de nombreuses entreprises adoptent une stratégie risquée lors du dépôt de nouvelles marques. Cette stratégie consiste à déposer une marque similaire à une marque déposée existante afin d'exploiter la confusion potentielle qui en résulte chez les consommateurs. Toutefois, ces entreprises s'efforcent de trouver le juste équilibre juridique lors du dépôt de leur nouvelle marque afin d'éviter toute responsabilité pour contrefaçon.

Cependant, une légère erreur d'appréciation de ce risque peut s'avérer désastreuse pour une entreprise , comme ce fut sans aucun doute le cas pour ASDA lors de l'enregistrement de la marque Puffin.

United Biscuits Ltd contre ASDA Stores

La chaîne de supermarchés britannique ASDA a pris un risque en déposant une barre chocolatée sous le nom de Puffin, dans le but de créer une confusion chez les consommateurs quant à une possible association avec la barre chocolatée Penguin, déjà existante. La similitude des noms et des marques des deux produits , ainsi que le fait qu'ils soient déposés pour des produits identiques – des biscuits fourrés au chocolat – ont conduit ASDA à une grave erreur d'appréciation des risques, la rendant ainsi responsable de contrefaçon de la marque Penguin.

La similitude de tous les aspects juridiques des marques a conduit ASDA à se tromper en supposant qu'aucune responsabilité ne serait engagée. Si la marque Puffin avait été déposée et utilisée pour un produit alimentaire différent, par exemple des chips au lieu de barres chocolatées, cela aurait pu suffire à les différencier et à les exonérer de toute responsabilité.

Un bref examen de ces deux cas devrait servir à alerter les entreprises sur l' importance de conserver une vision globale et de prendre en compte tous les aspects d'une marque lors de son enregistrement , car ces aspects s'additionnent et peuvent potentiellement faire pencher la balance en faveur de la contrefaçon si les précautions nécessaires ne sont pas prises.