Brandstock Legal, représenté par ses avocates Alessia Parassina et Arianna Giovannardi, a obtenu une autre victoire notable devant le Tribunal pour la marque de mode Diesel , annulant une décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et protégeant ses célèbres marques (insérer illustrations).
Le jugement dans l'affaire (T-615/18) a été rendu le 28 mai. Le tribunal a statué que Diesel avait prouvé l'utilisation de ses marques pour les chaussures et les jeans en denim pour hommes et femmes, estimant que les publicités dans des magazines notables, y compris celles qui comportaient des informations sur les prix, étaient suffisantes pour prouver que les marques étaient utilisées à l'époque pertinente.
Le différend a commencé en 2013, lorsque Diesel a déposé une opposition à une marque déposée par Sprinter Megacentros del Deporte, pour un D stylisé (insérer illustration) dans les classes 18 et 25 de Nice.
Diesel s'est appuyé sur ses marques antérieures, enregistrées dans l'Union européenne en 1999 et en tant que désignation internationale pour l'Europe en 2005 respectivement dans les mêmes classes, invoquant un risque de confusion.
Dans un premier temps, la division d'opposition de l'EUIPO a rejeté l'opposition de Diesel . En appel, la deuxième chambre de recours a conclu à l'absence de risque de confusion entre les marques. Le cabinet Brandstock Legal a défendu Diesel devant le Tribunal et a obtenu gain de cause en première instance, le Tribunal ayant jugé les marques conceptuellement et visuellement identiques.
Toutefois, en 2018, la cinquième chambre de recours a de nouveau rejeté la requête de Diesel, estimant qu'elle n'avait pas suffisamment prouvé l'utilisation de ses marques antérieures, sur lesquelles l'opposition était fondée.
Le cabinet Brandstock Legal a également assisté Diesel dans son récent recours devant le Tribunal de l'Union européenne. Lors d'un échange long et passionnant, les avocats de Brandstock ont insisté sur l'absence de seuil minimal applicable à l'examen des preuves d'usage d'une marque . Ils ont également souligné le lien évident entre les différents éléments de preuve fournis : environ 3 000 pages de factures, une centaine de pages de supports publicitaires, ainsi que des catalogues et des factures dont le montant moyen s'élève à près de 200 000 euros.
La Cour a souscrit aux arguments de Brandstock et a déclaré que « l’existence de photographies de chaussures dans des publicités parues dans des magazines très connus publiés dans divers États membres, montrant un signe pouvant correspondre à l’ancienne marque n° 583708, corrobore l’information selon laquelle la requérante vend des produits dans l’Union européenne – en l’espèce, des chaussures – sous ce signe. Ces publicités corroborent également l’information selon laquelle la requérante a consacré des budgets publicitaires à ce signe, pour ce qui concerne les chaussures, dans l’Union européenne, au cours de la période concernée. »
De même, la Cour a constaté que « les publicités pour des jeans en denim pour hommes et femmes sur lesquelles un signe susceptible de désigner l'ancienne marque n° 583708 est lisible suffisent à démontrer que le demandeur a effectivement vendu des jeans en denim pour hommes et femmes sous ce signe, contrairement aux conclusions de la Chambre de recours ».
En conséquence, cette affaire confirme que les entreprises peuvent se prévaloir de publicités imprimées dans des magazines comme preuve d'usage d'une marque , notamment lorsque ces publicités paraissent dans des magazines à forte notoriété et à large diffusion et sont étayées par des justificatifs de dépenses publicitaires. Il n'est pas nécessaire que les produits annoncés soient effectivement commercialisés sur le marché de l'UE.
Brandstock se réjouit d'avoir pu aider la jurisprudence à standardiser l'application des critères concernant la règle « de minimis » ainsi que l'examen des supports publicitaires comme preuve valable d'utilisation d'une marque.
Fermer
