Milka est l'un de nos clients préférés, et leur marque compte des fans dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Ils régalent les papilles avec de délicieuses confiseries depuis plus d'un siècle – depuis leur création en Suisse – avec des barres chocolatées de toutes sortes et de toutes saveurs.
Le droit de la propriété intellectuelle est notre passion chez Brandstock. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de protéger les marques, nous prenons en charge des dossiers de toutes tailles. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'on remporte une victoire marquante et novatrice, on ait envie de la partager.
Contexte de l'affaire Milka
Mondelēz est propriétaire de plusieurs marques pour sa marque phare « MILKA ». Lors de sa veille de marques, notre client a pris connaissance d'une demande d'enregistrement de marque allemande n° 302015107131 (demande de marque allemande « MILCKA » – pour divers services relevant des classes 35, 41 et 42).
Mondelēz nous a chargés de reprendre le dossier et nous a demandé d'engager une procédure contre cette requête. Face à l'absence de réponse du requérant à nos tentatives de résolution amiable, Mondelēz nous a demandé de former une opposition.
Nos arguments dans l'affaire Milka
Le bien-fondé de cette opposition constituait un cas particulier, car les produits de Mondelēz et les services du demandeur ne pouvaient être considérés comme similaires. Par conséquent, la seule façon pour Mondelēz d'obtenir gain de cause était de s'appuyer sur la notoriété des marques Milka en Allemagne. Deux principaux défis se posaient alors :
1. Réputation de la marque
La notoriété de Milka en tant que marque : De notre point de vue, Milka jouit d’une excellente réputation ; c’est l’une des marques les plus appréciées en Allemagne. Forte d’une longue histoire (elle existe depuis le début du XXe siècle), ses produits sont disponibles dans la quasi-totalité des supermarchés et sont régulièrement mis en avant dans les publicités.
2. Lien avec la marque
Le lien entre les produits et les services : L’action fondée sur la réputation permet au client d’intenter une action contre des demandes portant sur différents produits et services. Toutefois, les tribunaux la limitent généralement aux éléments que les consommateurs associeraient logiquement. Un tel lien serait difficile à établir, car il n’existe généralement aucun lien apparent entre les produits chocolatés et les services de conseil (classe 35).
Notre stratégie a consisté à mettre en avant l'excellente réputation de la marque Milka pour pallier cette limitation. Nous étions convaincus que des marques aussi notoires devaient s'étendre au-delà de leur secteur d'activité spécifique, à tous les autres produits et services.
Cet argument est étayé par le fait que le demandeur a manifestement cherché à tirer profit indûment de la notoriété de Milka. De plus, il a utilisé une police de caractères pour le « M » identique à celle employée par Mondelēz sur les emballages de ses produits Milka.
La décision de l'OTGP
L'Office allemand des brevets et des marques (GPTO) a accepté notre argument selon lequel la marque d'opposition Milka est exceptionnellement connue en Allemagne et que la demande de marque allemande 302015107131 est suspectement similaire à tous égards à la marque originale Milka de Mondelēz.
Sur la base des arguments exposés ci-dessus, l’Office allemand des marques (GPTO) a également conclu que – même si les marques ne bénéficient pas d’une protection pour des produits similaires et pourraient ne pas présenter le lien habituellement nécessaire – la marque contestée tirerait un avantage indu du caractère distinctif ou de la réputation de la marque Milka, déjà existante et bien établie.
Pourquoi l'affaire Milka est importante
Nous n'avons trouvé aucune décision des juridictions supérieures sur une situation similaire (notamment une notoriété élevée de la marque adverse et une absence possible de lien entre les produits et services en cause). Par conséquent, nous pensons qu'il pourrait bien s'agir de la première décision de l'Office allemand des marques (GPTO) reconnaissant que les marques notoires s'appliquent à toutes les autres classes, même à celles qui n'ont pas de lien logique avec les produits et services couverts par la marque d'opposition.
Il faudra attendre pour voir si cela marque le début d'une nouvelle approche ou si cette décision restera un cas isolé. Il est probable que peu de marques jouissent d'une notoriété comparable à celle de Milka ; il pourrait donc s'écouler un certain temps avant qu'un autre cas similaire ne soit tranché.
Nous avons hâte de voir ce que cela signifie pour le secteur. Si nous avons contribué à définir l'avenir de notre domaine, tant mieux ! Nous sommes ravis d'y avoir apporté une aide aussi précieuse.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dossier, ou si votre entreprise a besoin d'aide concernant une question de propriété intellectuelle, nous vous invitons à nous contacter . Nous discuterons des spécificités de votre situation et de la manière dont nous pouvons vous accompagner. Sortons des sentiers battus ! Avec Brandstock, les possibilités sont infinies : ensemble, nous pouvons réaliser des projets exceptionnels !
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