Face à la multiplication des litiges internationaux en matière de brevets, les entreprises européennes sont de plus en plus exposées aux procédures de discovery, notamment aux États-Unis. Dans ce contexte, la maîtrise du privilège des communications entre client et conseil devient un enjeu stratégique majeur pour éviter la divulgation de documents sensibles.
1. Introduction
Les litiges internationaux en matière de brevets se multiplient. Dans ce contexte, les entreprises européennes sont de plus en plus susceptibles d’être impliquées dans des procédures étrangères, en particulier dans des pays de common law tels que les États-Unis. Ces procédures impliquent généralement des mécanismes de discovery, susceptibles de contraindre une partie à produire des documents internes et confidentiels à la partie adverse.
La discovery est une phase des procédures de common law, au cours de laquelle chaque partie est tenue de communiquer à l’autre tous les documents pertinents pour le litige, y compris ceux qui lui sont défavorables. Seuls les documents valablement couverts par un privilège reconnu peuvent être exclus.
Dans ce cadre, la question du privilège devient déterminante. À cet égard, les notions de confidentialité, de secret professionnel et de privilège ne doivent pas être confondues.
L’épisode Keeping it confidential: Client-attorney privilege du podcast INSIGHT epi – The podcast for European patent professionals met précisément en lumière les limites et les conditions de reconnaissance du privilège attaché aux communications entre clients et mandataires en matière de brevets. Le présent article s’appuie sur cet épisode.
2. Confidentialité, secret professionnel et privilège : attention à la confusion
Confidentialité, secret professionnel et privilège sont des notions fréquemment confondues. Pourtant, elles n’offrent pas le même niveau de protection, notamment en cas de litige.
La confidentialité repose sur des engagements contractuels ou organisationnels. Elle permet de limiter la diffusion d’une information, mais n’empêche pas un juge d’en ordonner la production dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le secret professionnel est une obligation légale ou déontologique pesant sur certains professionnels, tels que les avocats ou les conseils en propriété industrielle. Il encadre leur comportement, mais ne garantit pas nécessairement que les documents concernés seront protégés contre toute divulgation en justice, en particulier hors de France.
Le privilège (souvent désigné comme legal professional privilege ou attorney-client privilege) est, quant à lui, une règle de nature procédurale. Il permet de refuser la production de certains documents internes non publics dans le cadre d’un litige, notamment lors de procédures de discovery.
L’existence et l’étendue du privilège dépendent notamment :
- de l’identité du donneur de conseil,
- de la qualité dans laquelle il intervient,
- du système juridique qui évalue la demande de privilège.
Le privilège est apprécié par les juridictions, et non par les parties elles-mêmes.
3. Le privilège des mandataires européens devant l’OEB : la règle 153 CBE
La règle 153 CBE constitue la base juridique du privilège applicable aux mandataires agréés près l’Office européen des brevets (OEB).
Le privilège s’applique lorsque :
- le conseil agit en sa qualité de mandataire agréé ;
- la communication est liée à l’exercice de cette mission ;
- le client n’a pas expressément renoncé au privilège.
Sont notamment couvertes :
- les appréciations relatives à la brevetabilité ;
- la préparation et la conduite des procédures devant l’OEB ;
- les avis portant sur la validité, la portée ou la contrefaçon d’un brevet européen.
Cette protection est toutefois strictement limitée aux procédures devant l’OEB.
Les communications qui relèvent d’activités étrangères à la mission du mandataire (par exemple des conseils fiscaux, commerciaux, de licensing ou managériaux) n’en bénéficient pas. Les mandataires européens exerçant en interne au sein d’une entreprise doivent être particulièrement vigilants lorsqu’ils cumulent plusieurs fonctions.
4. L’importance du droit national et sa reconnaissance à l’étranger
La portée limitée de la règle 153 CBE rend les droits nationaux déterminants, en particulier en cas de contentieux international. Certains États, comme la Suisse, ont introduit des règles explicites permettant aux conseils en brevets de refuser la production de documents en justice.
Les juridictions américaines examinent généralement l’existence d’un privilège équivalent dans le pays d’origine du conseil étranger. Si une telle protection existe, elle peut être reconnue. À défaut — notamment lorsque le droit national applicable ne prévoyait pas de protection équivalente au moment de la création des documents — le privilège peut être refusé.
5. Recommandations pratiques pour préserver le privilège
L’épisode se conclut par plusieurs recommandations concrètes :
- veiller à ce que les documents soient établis sous la supervision d’un conseil qualifié (mandataire EP ou conseil national qualifié) ; les documents préparés par du personnel administratif, des stagiaires ou des collaborateurs non qualifiés doivent faire l’objet d’une supervision suffisante, laquelle doit être documentée ;
- séparer strictement les conseils juridiques en matière de brevets des conseils de nature « business », et éviter de les mélanger dans un même document.
Par exemple, un mandataire EP in-house occupant un poste de management doit distinguer clairement les analyses de contrefaçon ou de validité de considérations commerciales relatives au risque ou à la stratégie. À défaut, les informations juridiques risquent d’être « contaminées » par des éléments commerciaux, entraînant la perte du privilège pour l’ensemble du document ; - utiliser les mentions « confidential and privileged » de manière ciblée et uniquement sur les documents concernés. Un usage abusif de ces mentions peut fragiliser la crédibilité de la revendication de privilège ;
- sensibiliser les équipes internes aux risques liés aux communications écrites ;
- ne pas se reposer aveuglément sur le privilège, dont les contours restent incertains, y compris aux États-Unis.
Conclusion
Le privilège en matière de brevets ne se présume pas : il se construit. Dans un contexte de litiges internationaux et de discovery, seule une gestion rigoureuse des communications - tant sur le fond que sur la forme - permet d’en préserver l’effectivité et d’éviter la divulgation de documents sensibles au moment d’un contentieux.
À retenir :
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