Entrée en vigueur de l’accord JUB : Comment gérer vos demandes d’opt-out ?

Par Marie-Noëlle de la Fouchardière,
3 exit roundabout aerial view

Le compte à rebours est lancé pour déroger à la compétence de la JUB avant son imminente entrée en vigueur. Mais concrètement, qu’est ce qui peut faire l’objet d’une dérogation et qui peut en faire la demande ? Marie-Noëlle de la Fouchardière, Directrice Générale Brevets chez Novagraaf, répond à toutes vos questions pratiques, et vous explique comment simplifier la gestion des opérations d’opt-out.

Les dernières informations relatives à la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) font état d’une possible entrée en vigueur en mars 2023.

Si cette date se confirme, la période dite de « sunrise », permettant de déroger à la compétence de la JUB avant son entrée en vigueur (opt-out), commencerait en décembre 2022.

Les titulaires de droits européens qui ont prévu de déroger à la compétence de la JUB pour tout ou partie de leur portefeuille brevets n’ont plus que quelques mois pour finaliser les préparatifs et choisir les modalités d’exécution de leurs opérations d’opt-out.

Rappelons que les conditions de dépôt des opt-out sont définies à la règle 5 du Règlement de Procédure de la JUB dont la dernière version a été adoptée le 08 juillet 2022 et est entrée en vigueur le 01 septembre 2022. Des conseils pratiques et des modèles de demande de dérogation et de mandat sont également publiés sur la page web de l’outil de gestion des cas (CMS) de la JUB.

Nous résumons ci-dessous les points essentiels et répondons aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées par nos clients.

JUB : Comment déposer une demande d’opt-out

Peuvent faire l’objet d’une dérogation, les demandes de brevet européen publiées, les brevets européens délivrés, et les certificats complémentaires de protection associés. La demande de dérogation doit indiquer le numéro de publication EP et, pour les certificats complémentaires de protection (CCP), le pays et le numéro du CCP. Les pays et les numéros de désignation/validation n’ont pas à être fournis.

La demande doit être déposée au nom de tous les titulaires effectifs dans tous les états pour lesquels le brevet européen a été délivré (ou dans le cas d’une demande de brevet européen, tous les états désignés), y compris ceux qui ne sont pas partie à l’AJUB (nouvelle version de la Règle 5(1)).

  • Les titulaires effectifs sont ceux qui sont habilités à être inscrits aux registres européen/nationaux en tant que titulaires (les registres ne sont pas forcément à jour et l’inscription aux registres n’est pas requise).
  • Il conviendra donc de vérifier les propriétaires effectifs pour tous les titres, y compris dans les états qui ne sont pas partie à l’accord JUB.
  • Tous les titulaires effectifs devront être listés dans la demande de dérogation (nom, adresse postale, adresse électronique).
  • Tous doivent avoir donné leur accord pour le dépôt de la demande de dérogation, et le cas échéant signé un mandat autorisant la personne en charge du dépôt à agir.

Il n’y a pas d’obligation de représentation pour le dépôt de la demande de dérogation : elle peut être déposée par le titulaire ou par un tiers, au nom de tous les titulaires effectifs.

Un mandat doit être joint si la demande de dérogation n’est pas déposée par un représentant selon l’article 48 de l’accord JUB ou, dans le cas d’un titulaire unique, par le titulaire lui-même.

La demande de dérogation inclut une déclaration, faite par son signataire, selon laquelle les titulaires indiqués dans la demande sont les titulaires effectifs.

La demande de dérogation doit être déposée au Greffe de la JUB, soit manuellement directement dans le système de gestion de cas de la JUB (CMS) soit par l’intermédiaire d’une API.

JUB : Comment simplifier la gestion de vos opérations d’opt-out

Le groupe Questel, leader mondial dans le domaine des logiciels et des services de gestion de la propriété intellectuelle a développé un outil sur mesure pour faciliter le traitement des demandes de dérogation en lot. Cet outil sera opéré par Novagraaf, cabinet de conseils en propriété industrielle, membre du groupe Questel.

Le service proposé a été conçu pour simplifier au maximum les opérations d’opt-out pour les titulaires et les donneurs d’ordre. Aucun mandat ne sera nécessaire et les opérations seront entièrement dématérialisées.

  • La liste des titres et des titulaires effectifs sera transmise au donneur d’ordre avec une déclaration à signer.
  • Il sera possible de collecter les autorisations de multiples titulaires.
  • Le dépôt des demandes de dérogation sera déclenché après réception de toutes les autorisations.

JUB : L’importance de bien préparer sa demande de dérogation en amont

Au-delà du dépôt des demandes de dérogation, Novagraaf et Questel sont à la disposition des clients pour les accompagner dans leurs préparatifs, notamment pour :

  • Arrêter une stratégie de dérogation.
  • Identifier les titres concernés.
  • Corriger, compléter et formater les données.
  • Vérifier les titulaires inscrits aux registres européen / nationaux pour aider à confirmer les titulaires effectifs et éventuellement pour mettre les registres à jour.
  • S’accorder entre titulaires, rédiger les contrats de cession éventuellement nécessaires

La conformité de la demande aux exigences définies à la règle 5 du Règlement de procédure de la JUB et l’exactitude des informations fournies sont essentielles. Aucun contrôle ne sera effectué par le greffe de la JUB. En cas d’erreur, il sera possible de déposer des corrections, mais la dérogation ne prendra effet qu’à la date de la correction. En d’autres termes, il ne sera pas possible de corriger les erreurs après qu’une action ait été initiée auprès de la JUB. Une demande de dérogation erronée sera sans effet.

Pour trouver toutes les réponses à vos questions sur le brevet unitaire et la JUB et suivre en temps réel la feuille de route de la JUB, cliquez ici.

Marie-Noëlle de la Fouchardière, Directrice Générale, Novagraaf Technologies

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