Friandises et épouvante : Halloween hante aussi la PI !

Avec Halloween qui gronde autour de nous, nous avons rassemblé quelques mises à jour de jurisprudence " truculentes " et " sucrées " pour nous mettre dans l'ambiance des festivités effrayantes qui s'annoncent.

Friandises pour les mordus de sucre

En 1990, Mars a tenté d'unifier la marque mondiale de l'un de ses produits et a rebaptisé, au Royaume-Uni, la fameuse  barre MARATHON sous le nom de SNICKERS. Près de 30 ans plus tard, Mars a de bonnes nouvelles pour les amateurs de sucreries, puisqu'elle a récemment annoncé le retour du produit à ses origines au Royaume-Uni, en réutilisant le nom initial MARATHON pour une durée limitée. Sans aucun changement prévu dans le produit lui-même, le retour aux origines rétro célébrera les 85 ans de la fabrication du chocolat par Mars au Royaume-Uni, avec des barres Marathon disponibles pendant trois mois dans certains magasins de détail du Royaume-Uni.

Malgré l'absence apparente d'utilisation depuis le changement de nom dans les années 90, le registre des marques du Royaume-Uni relève un certain nombre de droits enregistrés appartenant à Mars, pour la marque "MARATHON" de la classe 30, le plus ancien enregistrement existant remontant à 1967 et le plus récent à 2008. Les lois du Royaume-Uni et de l'UE, comme de nombreuses juridictions à travers le monde, requièrent une obligation d'usage des marques enregistrées et si un enregistrement n'est pas exploité de façon effective après un délai de grâce initial de cinq ans, il peut être annulé pour défaut d’usage.

Les nombreux enregistrements 'MARATHON' de Mars sont désormais soumis à cette obligation d'utilisation et sont donc potentiellement vulnérables.

Il s'agit d'un bon exemple d'une situation où une marque de commerce historique peut encore être considérée comme ayant une reconnaissance du consommateur et une certaine notoriété, néanmoins, les droits enregistrés pour cette marque peuvent être susceptibles d'annulation en raison d'un défaut d’usage.  Les marques historiques peuvent s’avérer précieuses pour une entreprise malgré le risque d'annulation, et les titulaires de droits enregistrés peuvent vouloir prendre des mesures pour protéger cette valeur. La question de savoir si l'usage proposé par Mars serait jugé suffisante pour démontrer une utilisation réelle aux fins du maintien d'un enregistrement dépendra d'un certain nombre de facteurs.

Toutefois, le lancement de produits en édition limitée utilisant des marques historiques peut être un bon moyen de se protéger contre la vulnérabilité liée à une absence d’usage, à condition que cette utilisation soit réelle et sérieuse et non simplement symbolique.

Il s’agit d’une notion  qu'il faut garder à l'esprit lors de l'examen de votre portefeuille de droits. En effet, ce n'est pas parce qu'une marque n'est plus utilisée que vous devez nécessairement laisser l'enregistrement s'éteindre.

Il convient de déterminer si la marque peut avoir une valeur à long terme et des possibilités de nouvelle exploitation à l'avenir, même si cet usage peut être limité. Le maintien des droits enregistrés qui ne sont pas exploités comporte des risques liés à leur absence d’usage mais des mesures peuvent être prises pour atténuer ces risques.

Quelle que soit la motivation de Mars, pour les consommateurs britanniques qui ont un faible pour la nostalgie, la relance en édition limitée de MARATHON sera sans aucun doute un " délice ".

Déguisements et contrefaçons

Dans une affaire récente qui s'est avérée " délicate ", une action proactive a conduit au succès pour les titulaires de marques et à un " cauchemar " pour un contrefacteur de marque au Royaume-Uni.

Bien que son compte sur Etsy ait été fermé en octobre 2017 en raison de la vente de produits portant atteinte aux droits de marque, Michelea Mariner, propriétaire d'une entreprise de déguisements basée au Royaume-Uni, a continué à faire fi des droits de propriété intellectuelle en vendant par d’autres canaux des produits litigieux.

À la suite d'une plainte déposée auprès des UK Trading Standards, les agents ont effectué des achats tests, saisi près de 200 articles et découvert que la plupart des produits vendus étaient des copies illégales de costumes portant des marques de commerce telles que Superwoman, Snow White, Supergirl, Alice au pays des merveilles, Harry Potter et Batman, sans l’autorisation des titulaires de ces marques.

Outre les actions en contrefaçon de marques portées au civil, la loi de 1994 sur les marques de fabrique et  de commerce prévoit des poursuites pénales. Dans cette affaire, Mme Mariner a reconnu être coupable d’un certain nombre d'infractions et a reçu une absolution conditionnelle de trois ans, en plus d'être condamnée à payer une ordonnance de confiscation de 65 000 £ et de 1 500 £ pour les frais de poursuite.

Comme de nombreux titulaires de marques le savent déjà, la protection des marques n'est qu'un des éléments d'une stratégie globale de propriété intellectuelle solide.

Une surveillance et des mesures de défense efficaces sont essentielles pour s'assurer que la valeur de votre marque et de vos droits de propriété intellectuelle ne sont pas affaiblis.

Qu'il s'agisse de conflits anodins ou de contrefacteurs peu scrupuleux, les titulaires de marques devraient s'assurer qu'ils disposent de mécanismes pour cerner les problèmes et, lorsqu'ils sont identifiés, envisager les diverses options de recours qui peuvent être disponibles. Les services de surveillance, les avis des douanes et une politique efficace de lutte contre la contrefaçon sont, pour de nombreuses entreprises, des éléments essentiels d'une stratégie efficace en matière de propriété intellectuelle.

Les marques multimédias ne relèvent plus du mythe

Le 1er janvier 1876, la toute première marque britannique a été déposée sous le numéro UK000000000000001, qui est toujours enregistrée à ce jour et dont Novagraaf est fier d'être le mandataire officiel.

Cependant, plus de 140 ans plus tard, le paysage des marques a fait du chemin. L’année 2019 marque désormais une nouvelle étape importante en matière de marques puisqu'un changement de loi a permis l'enregistrement de la première marque multimédia au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni et dans l'UE, la définition d'une marque comprenait auparavant l'exigence qu'une marque soit "susceptible de représentation graphique".

Les modifications apportées à la législation ont désormais supprimé cette exigence, permettant ainsi aux titulaires de droits de propriété intellectuelle d'enregistrer plus facilement les signes non traditionnels (tels que les formes, les sons, les odeurs, les hologrammes et les marques multimédias), pour autant qu'ils puissent être représentés d'une manière "claire et précise" et qu'ils remplissent l'exigence générale du caractère distinctif.

Avec des changements similaires dans toute l'UE, Novagraaf est fier d'avoir été annoncé comme le tout premier demandeur d'enregistrement d'une marque multimédia au Benelux.

Bien qu'il reste encore des défis à relever pour clarifier les paramètres subjectifs et objectifs des enregistrements de marques non traditionnelles, il s'agit là d'une évolution capitale pour les titulaires de marques.

Alors que les entreprises et les marques continuent à développer des offres innovantes pour des marchés en constante et rapide évolution, les changements législatifs reconnaissent que les marques sont également de plus en plus innovantes et cela permet de s'assurer qu'il existe un paysage juridique approprié pour protéger l'investissement en marques.

Effrayante Propriété Intellectuelle

Nous vous invitons à consulter le #CreepyIP annuel de l'USPTO (Office américain) sur les plateformes de médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Ce hashtag des réseaux sociaux a été lancé par l'USPTO il y a huit ans dans le but de sensibiliser le public à l'importance de la propriété intellectuelle au quotidien. L'USPTO utilise ce hashtag pour explorer les recoins les plus profonds et les plus sombres de ses archives afin de révéler un certain nombre de brevets et de marques terrifiants pour se rapporter à l’Halloween.

Pour de plus amples informations sur l'un des sujets abordés dans cet article, veuillez vous adresser à votre conseil Novagraaf ou contactez-nous ci-dessous.

Vanessa Harrow, Conseil en propriété industrielle marques au Bureau de Manchester.