Comment Brandstock a aidé BACARDI à enregistrer avec succès sa marque de l'UE

En tant que spécialistes reconnus en matière de propriété intellectuelle, la protection d'une marque emblématique vieille de 157 ans et de son flacon unique relevait pleinement du savoir-faire de Brandstock. Nous avons démontré notre précision et notre expertise et obtenu gain de cause face à la décision initiale de l'EUIPO de refuser l'enregistrement du flacon BACARDI® comme marque de l'Union européenne.

Depuis sa création à Cuba en 1862, l'image de marque, les valeurs et l'engagement de BACARDI envers la qualité sont restés remarquablement constants. La marque a évolué, s'est développée et adaptée, mais les éléments fondamentaux de son produit phare emblématique demeurent facilement identifiables. Elle puise ses racines dans une culture de préservation de son patrimoine et de son héritage, initiée par Don Facundo, visionnaire, qui a révolutionné l'industrie des spiritueux. Dès les débuts du rhum BACARDI, les consommateurs ont reconnu le sceau à la chauve-souris rouge, l'étiquette épurée et les armoiries finement ciselées – autant d'éléments qui évoquent les racines coloniales caribéennes et définissent son caractère. Au fil des ans, son image a évolué pour refléter la promesse de ses produits : un rhum léger, rafraîchissant et accessible, qui le distingue des autres rhums. Cette évolution s'est traduite par une typographie claire sur des étiquettes nettes et l'utilisation de teintes de verre plus délicates afin d'adoucir les connotations parfois austères associées au rhum.

En 2017, BACARDI a entrepris des démarches pour faire enregistrer la combinaison d'éléments constitutifs de sa bouteille en tant que marque figurative auprès de l'Union européenne. Cette démarche aurait permis d'étendre la protection de son image, de prévenir l'apparition de contrefaçons et d'imitations, tout en offrant la possibilité de faire évoluer le design spécifique de la bouteille au gré des besoins de la marque. Les éléments en question étaient sa forme caractéristique, son sceau rouge, son étiquette blanche et ses armoiries noires, présents sur la quasi-totalité des bouteilles de rhum BACARDI depuis 1862.

Pourtant, l'examinateur de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a refusé de l'enregistrer, invoquant un défaut de distinctivité. L'analyse de la marque, fondée uniquement sur ses différents éléments pris individuellement, tels que la couleur et la forme du flacon, son sceau de cire ou ses armoiries, a conclu qu'elle ne se distinguait pas de l'apparence générale de produits similaires déjà présents sur le marché et qu'elle n'était donc pas suffisamment distinctive pour identifier une origine commerciale précise. Le service juridique interne de BACARDI spécialisé en propriété intellectuelle était en désaccord, et nous aussi.

Il en résulta une affaire où Brandstock remit en question la conception dominante de la protection des marques et de la propriété intellectuelle. Découvrez la décision de l'examinateur et comment Brandstock a contribué à la faire basculer.

Analyse du refus : le problème apparent

L'UE est réputée pour ses directives très strictes en matière de dépôt de marques. BACARDI a initialement été victime d'une interprétation trop restrictive du Règlement sur la marque de l'Union européenne (RMUE) et a fait appel à Brandstock pour contester le rejet de l'enregistrement. Brandstock accompagne BACARDI en tant que conseil et avocat en propriété intellectuelle depuis de nombreuses années et était déterminé à défendre efficacement cet élément distinctif et emblématique de sa marque. L'examinateur de l'EUIPO avait rejeté la demande pour défaut de distinctivité, et ce, pour deux raisons : d'une part, en raison des éléments eux-mêmes, et d'autre part, en raison de leurs caractéristiques communes avec d'autres produits sur le marché.

Dans les deux cas, l'examinateur de l'EUIPO a estimé que la description faite par BACARDI de la bouteille était insuffisante pour atteindre le niveau de caractère distinctif requis par le droit européen de la propriété intellectuelle. L'examinateur a relevé que les sceaux rouges, les étiquettes blanches et le verre vert sont des caractéristiques décoratives courantes pour les bouteilles de spiritueux. De ce fait, il a considéré que même combinées, ces caractéristiques ne suffisaient pas à distinguer une bouteille de rhum BACARDI des autres bouteilles en rayon. Elles ne s'écartaient pas suffisamment des normes du secteur pour justifier leur caractère unique et, par conséquent, la protection des marques. Affaire classée.

La question plus profonde de la distinction

BACARDI, première entreprise privée de spiritueux au monde, possède des marques prestigieuses et un portefeuille de marques exceptionnel. Son département juridique spécialisé en propriété intellectuelle est très impliqué dans la protection des droits de propriété intellectuelle de l'entreprise. BACARDI a donc demandé à Brandstock de contester la décision de l'EUIPO. Il est apparu clairement que ni l'absence de texte ni la nature commune des éléments ne constituaient le véritable problème, contrairement à ce que laissait entendre l'EUIPO. En effet, l'Office avait autorisé l'enregistrement d'autres signes tridimensionnels et représentations figuratives de bouteilles, y compris des bouteilles BACARDI, dépourvus d'identification textuelle, et jugés suffisants dans d'autres demandes. Par conséquent, BACARDI estimait que l'examinateur avait mal évalué le caractère distinctif de l'ensemble des éléments de la marque et avait méconnu les principes d'égalité de traitement et de bonne administration qui sous-tendent le règlement (UE) 2017/2018.

Les avocats en propriété intellectuelle de BACARDI et de Brandstock estimaient que la décision de l'examinateur manquait d'une compréhension plus nuancée de la distinction et de l'identité de marque. Il était possible que les éléments pris individuellement ne soient pas distinctifs, mais cela vaut également pour la plupart des composantes de nombreuses marques. Par conséquent, bien que l'examinateur n'ait pas reconnu de caractère distinctif dans la demande, ils étaient convaincus et pouvaient faire valoir avec conviction que ce signe comportait tous les éléments essentiels de l'identité de marque BACARDI, facilement identifiables par les consommateurs.

En bref, comme BACARDI, nous pensions que ce sont des éléments que les consommateurs pourraient et allaient reconnaître parmi une multitude d'autres marques d'alcool ; après tout, BACARDI a passé 157 ans à s'assurer que sa bouteille de rhum BACARDI soit associée de manière unique à la société BACARDI et à son produit.

La solution : Brandstock met l’accent sur la synergie des marques

Afin de faire annuler le recours, Brandstock a soutenu BACARDI en encourageant la Chambre de recours à modifier sa position afin d'adopter une perspective plus large sur la protection des marques de commerce relatives aux dessins et modèles d'emballage.

Le recours contre la décision initiale de l'EUIPO a mis l'accent sur l'image de marque. Il a notamment été souligné que la nature du secteur des spiritueux se prête à des différences subtiles entre les produits. Les consommateurs avertis de ce secteur sont plus enclins à prêter attention aux détails qui distinguent les marques. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de créer des apparences de produits radicalement originales. De même, cela n'était pas souhaitable dans le cas de BACARDI, car la marque bénéficiait déjà d'une identité visuelle reconnue par les consommateurs.

De même, bien que les éléments individuels du signe ne soient pas uniques, leur combinaison a créé une marque reconnaissable. Brandstock a soutenu que les éléments de l'enregistrement de la bouteille BACARDÍ produisaient un effet synergique qui faisait du signe plus que la somme de ses parties.

Par conséquent, la quatrième chambre de recours a examiné le refus au regard de cet argument. Elle a retenu l’argument de Brandstock selon lequel les éléments, pris isolément, ne pouvaient être pris en compte sans tenir compte du contexte plus large de la marque dont ils font partie et de l’image de marque qu’ils contribuent à créer. Elle a reconnu que plus une marque est proche de la forme réelle du produit, plus elle a de chances d’être nécessairement « dépourvue de caractère distinctif », au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2018. Dès lors, il n’était pas pertinent d’appliquer cette exigence à chaque élément pris individuellement.

Un tournant décisif s'est produit lorsque l'on a constaté que BACARDI avait cherché à déposer des éléments graphiques spécifiques : le sceau, les armoiries et l'étiquette combinés. Or, elle n'avait pas cherché à déposer d'autres éléments, tels que les caractéristiques physiques de la bouteille elle-même.

Cela a considérablement assoupli l'application du signe. En effet, la création d'une gamme complète de produits utilisant cette marque permettrait de forger une identité de marque distincte et unifiée, facilement reconnaissable par les consommateurs, et d'empêcher l'apparition de marques contrefaites et d'imitations cherchant à s'approprier son identité unique. De ce fait, la Chambre de recours a également conclu que la marque ne comprenait que des éléments graphiques et une palette de couleurs, et que ceux-ci ne pouvaient donc être considérés comme purement décoratifs.

Brandstock s'était attaché à démontrer que les éléments du signe que BACARDI souhaitait enregistrer constituaient bien une marque distincte, et nous y sommes parvenus. La Chambre de recours a infirmé la décision de l'examinateur. Un caractère distinctif suffisant pour satisfaire aux exigences de la demande existait.

Prochaines étapes

Brandstock s'est forgé une réputation de chef de file en matière de services de propriété intellectuelle grâce à ses solutions astucieuses et novatrices. Forts d'une connaissance approfondie du droit des marques, nous trouvons des solutions et proposons parfois même des interprétations inédites.

Le succès de Brandstock dans le recours BACARDI illustre cette expertise. Nous avons contribué à faire évoluer l'interprétation du droit des marques, notamment en dehors des cas d'application traditionnels. Cette expérience recèle un enseignement précieux pour les entreprises souhaitant protéger leur propriété intellectuelle. L'argumentation présentée à la Chambre de recours a redéfini la manière dont le caractère distinctif des marques, constitué par la forme des produits et leurs éléments décoratifs, doit être apprécié au sein de l'Union européenne, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle conception des marques à caractère graphique.

Besoin d'aide concernant une marque déposée ? Chaque pays ayant ses propres exigences en la matière, nous avons préparé des conseils sur les marques et leur renouvellement à travers le monde. C'est gratuit.

Nous vous encourageons également à entreprendre les prochaines démarches pour mettre notre expertise à votre service.

Pour en savoir plus sur l'histoire de BACARDI, vieille de 157 ans, rendez-vous sur www.bacardilimited.com