L'entreprise de vêtements Zara échoue dans sa tentative d'enregistrement d'une marque commerciale

Inditex, la société mère de la marque de vêtements à la mode Zara, a partiellement échoué dans sa tentative d'enregistrer une marque de l’Union européenne pour couvrir des produits alimentaires, des restaurants et des services connexes. Dans son arrêt de décembre 2021, le Tribunal de l'Union européenne a principalement donné raison au producteur alimentaire Ffauf Italia, comme l'explique Julia Schefman.

Le risque de confusion entre deux marques est un motif fondamental de refus d'une demande de marque dans l'UE, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement sur les marques de l'UE. Dans son arrêt de décembre 2021, le Tribunal de l'UE s'est penché sur la question dans le cadre d'un litige entre Inditex (propriétaire de l'entreprise de vêtements Zara) et Ffauf Italia, cette dernière s'étant opposée à la tentative d'Inditex d'enregistrer la marque "Zara" pour couvrir des produits alimentaires, des restaurants et d'autres produits et services de ce type.

Comment le risque de confusion est évalué

Pour déterminer s'il existe un risque de confusion entre deux marques, il faut évaluer soigneusement le degré de similitude entre les signes et les produits et services qu'ils couvrent. Cela implique de prendre en considération le public auquel les produits sont destinés ; toute similitude visuelle, auditive ou conceptuelle entre les signes ; la nature, la finalité et le mode d'utilisation des produits et services désignés, et s'ils sont en concurrence ou complémentaires les uns des autres (Canon) ; et tout autre facteur supplémentaire, tel que les fabricants, les canaux de distribution et les points de vente.

Comme nous l'avons vu précédemment, "un moindre degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un plus grand degré de similitude entre les marques, et vice versa" (Canon KK v MGM). Dans de tels cas, il faut procéder à une évaluation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents dans les circonstances de l'affaire (Sabel v Puma).

Contexte du litige relatif à la marque Zara

En 2010, Inditex a déposé une demande d'enregistrement de marque pour le signe verbal Zara dans les classes 29, 30, 31, 32, 35 et 43 (point 3), couvrant une gamme de produits alimentaires, de jus et de condiments, ainsi que des restaurants et des services de vente au détail/en gros.

Lors de ce dépôt, Ffauf Italia a formé une opposition sur la base de 11 marques antérieures, dont la marque verbale "Le Delizie Zara", qu'elle avait déposée en 2003, et la marque figurative "Zara", qu'elle avait déposée en 2004 pour sa gamme de produits italiens, dont des pâtes.

Le litige a été porté devant la quatrième et la cinquième chambre de recours à plusieurs reprises entre 2010 et 2020, les parties plaidantes et faisant appel sur la base du risque de confusion, ainsi que sur la preuve de l'usage sérieux.

En décembre 2021, l'affaire a été portée devant le Tribunal de l'Union européenne, qui a partiellement confirmé le verdict de la quatrième chambre de recours, estimant qu'il existait bien un risque de confusion entre les marques à comparer.

Le jugement du Tribunal

Inditex avait tenté de faire valoir qu'il n'y avait pas d'usage sérieux de la marque figurative "Zara" de Ffauf en relation avec les "pâtes sèches d'origine italienne" et de la marque verbale "Le Delizie Zara" en relation avec une partie des produits désignés en classes 29 et 30. Toutefois, le Tribunal a approuvé la décision de la quatrième chambre de recours selon laquelle l'usage sérieux était prouvé en ce qui concerne la marque figurative "Zara" et que l'usage sérieux de "Le Delizie Zara" en relation avec les classes 29 et 30 ne pouvait pas être contesté pour défaut d'usage, car cette marque n’était pas soumise à obligation d’usage  au moment de l'affaire.

Bien qu'Inditex ait partiellement réussi à repousser l'opposition de Ffauf Italia pour ce qui concerne "légumes frais" (classe 31) et les "jus de fruits" (classe 32), le Tribunal a décidé, conformément à la quatrième chambre de recours, qu'il existait un risque de confusion pour les autres classes (dans les classes 29, 30, 35 et 43).

En définitive, il a décidé que l'enregistrement du signe verbal "Zara" devait être refusé car les "consommateurs faisant partie du public pertinent" établiraient un lien entre le nouveau signe verbal "Zara" et les marques existantes de Ffauf. Ce lien a été établi sur la base du fait que les produits et services couverts par les marques sont identiques ou similaires à divers degrés, que les signes sont très similaires et, enfin, que les consommateurs concernés ne feraient preuve que d'un niveau d'attention moyen lors de l'achat des produits en question.

Pour plus d'informations sur ce sujet ou pour des conseils sur la protection et l'opposabilité de vos marques, veuillez-vous adresser à votre Conseil chez Novagraaf ou nous contacter ci-dessous.

Julia Schefman travaille au sein du Knowledge Centre de Novagraaf, basé à Amsterdam.