Nivea sauve sa peau du risque de confusion

Par Florence Chapin,
Likelihood of confusion skin cream challenge

En novembre 2023, le Tribunal de l'UE a examiné le risque de confusion entre la demande de marque "Nivea Skin-Identical Q10" et l'enregistrement existant "SkinIdent", comme l'explique Florence Chapin.

La décision du Tribunal de l’UE dans l'affaire T-665/22 (8 novembre 2023) a examiné l’ensemble indivisible formé par les droits antérieurs invoqués contre la demande contestée, incluant cet ensemble parmi d'autres éléments. En bref,

  • SkinIdent a contesté la demande de marque NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 en Classe 3 en se basant sur sa marque antérieure SKINIDENT, également en Classe 3
  • Le tribunal a jugé que l'élément 'Nivea' occupait une position dominante dans la marque demandée
  • L'élément ‘skinident’ dans les marques antérieures, considéré dans son ensemble, était un terme fantaisiste sans signification spécifique dans l'esprit des consommateurs concernés.

Contexte de la décision sur le risque de confusion

Le 27 mars 2019, Beiersdorf AG a déposé une demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 pour les biens suivants en Classe 3 : « Préparations et cosmétiques non médicamenteux pour soins du corps et soins de beauté ». SkinIdent AG a formé opposition contre la demande le 9 août 2019 sur la base de ses droits antérieurs portant sur le signe SKINIDENT, en particulier :

  • la marque verbale allemande SKINIDENT (No 30317555), enregistrée le 16 mai 2003 pour les "cosmétiques" en Classe 3 ;
  • la marque internationale SKINIDENT (No 812547), enregistrée le 28 août 2003 et désignant plusieurs États membres de l'UE, couvrant également les "produits cosmétiques" en Classe 3 ; et
  • la dénomination sociale Skinident utilisée dans le cadre du commerce en Allemagne pour le développement et la distribution de "produits de soins de beauté" et de "produits cosmétiques", "biens de consommation/luxe" dans le domaine des "produits de soins de beauté" et "produits cosmétiques".

L'opposition a été rejetée le 1er juillet 2021 et SkinIdent a interjeté appel devant l'EUIPO.

Le 18 août 2022, la Cinquième Chambre de recours de l'EUIPO a rejeté l'appel, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques, malgré l'identité des biens en question et la distinctivité intrinsèque normale des droits antérieurs pour une petite proportion du public concerné.

La Chambre de recours a également considéré qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la dénomination sociale du demandeur et la demande de marque contestée, car leurs différences étaient suffisantes pour exclure le risque de perturbation de la fonction d'identification ou de distinction des droits antérieurs.

Le Tribunal de l'UE rend une décision sur le risque de confusion

Le Tribunal Général a procédé à la décomposition des signes dans le cadre de leur comparaison pour chercher à établir s'il y avait ou non un risque de confusion.

Le demandeur a d'abord soutenu que l'élément verbal 'skin-identical' avait une position distincte et autonome au sein de la demande de marque, de sorte que l'élément 'Nivea', qui était "incontestablement renommé", et l'élément 'Q10', descriptif des produits désignés par la marque, ne devraient pas être pris en compte aux fins de l'évaluation du risque de confusion entre les marques en conflit. Le trait d'union entre les éléments 'skin' et 'identical' dans la demande contestée était dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, ne pouvait pas accentuer les différences visuelles et phonétiques avec les marques antérieures.

Le demandeur a également affirmé que, pour la partie pertinente du public ne parlant pas anglais en Grèce, à Chypre ou en Hongrie par exemple, et probablement aussi en Finlande, l'élément 'identical' apparaîtrait comme un terme fantaisiste. Cependant, la Chambre de recours n'a pas pris en compte cette partie du public dans son examen. Elle avait donc réalisé un examen incomplet et commis une erreur d'appréciation en concluant qu'une grande partie du public pertinent comprendrait le sens de l'élément 'identical' comme faisant référence à "quelque chose de totalement identique".

Le tribunal a jugé que l'évaluation des similitudes entre deux marques ne peut être limitée, contrairement à ce que suggère le demandeur, à ne prendre en considération qu'un seul composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Seulement si tous les autres composants de la marque sont négligeables, l'évaluation de la similarité peut être effectuée sur la base de l'élément dominant seul. Dans tous les cas, l'élément 'skin-identical' était clairement distinct de l'élément 'skinident' en raison de l'ajout d'un trait d'union et du suffixe 'ical'.

L'élément 'Nivea' est également significatif en raison de sa position en attaque de la demande contestée et dominant ainsi l'impression globale de la marque. De plus, la présence du trait d'union ne pouvait pas être considérée comme insignifiante, car ce signe de ponctuation amènerait le public pertinent à décomposer l'élément verbal 'skin-identical' en deux termes clairement distincts, indépendamment de la compréhension de ce public de ces deux termes.

De même, le tribunal a constaté que les droits antérieurs du demandeur se composaient de l'élément unique 'skinident' qui, pris dans son ensemble, était un terme fantaisiste sans signification spécifique dans l'esprit du public pertinent - même pour cette partie de ce public qui comprendrait le sens du mot 'skin' dans le contexte d'un ensemble homogène. L'élément verbal 'skin-identical' dans la demande contestée se composait de deux termes distincts, chacun ayant un sens clair et spécifique dans l'esprit d'une grande partie du public pertinent.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a considéré que la marque demandée ne pouvait être perçue autrement que dans son ensemble, indépendamment de la compréhension par le public de chacun de ses composants.

Le tribunal a donc conclu que la Chambre de recours avait à juste titre noté que l'élément 'Nivea' occupait une position dominante au sein de la demande de marque et que les marques antérieures formaient un ensemble homogène au sein duquel il était impossible d'isoler les éléments 'skin' et 'ident', contrairement à l'élément 'skin-identical' dans la demande contestée - qui, de plus, était facile à comprendre et avait un faible degré de distinctivité par rapport aux produits couverts.

Le recours a donc été rejeté et l’enregistrement de la marque NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 peut donc reprendre son cours.

Cet article a été publié pour la première fois dans WTR Daily, une partie de World Trademark Review, en novembre 2023.  Pour plus d'informations : www.worldtrademarkreview.com.

Florence Chapin, Conseil en Propriété Industrielle, Novagraaf, Bordeaux.

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