PCT : L’examen préliminaire international, pensez-y !

Bien que relativement peu utilisé par les déposants, l’examen préliminaire international permet, dans le cas d’un rapport de recherche internationale défavorable, de défendre la brevetabilité d’une invention. 

Dans le cas où le rapport de recherche est négatif, le demandeur peut demander un examen préliminaire international. Cet examen permet d’évaluer la brevetabilité de l'invention de façon plus approfondie en tenant compte des documents localisés lors de la recherche. Le demandeur a alors l’occasion de dialoguer avec l’examinateur pour présenter ses arguments défendant la brevetabilité de son invention et peut éventuellement effectuer des modifications à sa demande avant l’établissement du rapport d’examen préliminaire international.

Qu’est-ce que l’examen préliminaire international ?

L’examen préliminaire international de la demande internationale n’est pas une étape obligatoire du système PCT, c’est une option que le déposant est libre d’exercer ou non.

L’examen préliminaire consiste essentiellement en une évaluation de chacune des revendications contenues dans la demande internationale afin de déterminer si elles satisfont aux critères de brevetabilité universellement reconnus que sont la nouveauté, la présence d’activité inventive (non-évidence) et la possibilité d’application industrielle de l’invention (utilité) (art. 33 et 35 du PCT). Cette évaluation est faite à la lumière de l’état de la technique tel qu’il est mentionné dans le rapport de recherche. Tous les documents cités au rapport de recherche devront donc être pris en compte dans le cadre de l’examen préliminaire (par. 33(6) du PCT).

L’examen préliminaire n’est effectué que si le déposant en fait la demande au Bureau international en respectant les règles de forme prescrites et en fournissant toutes les informations exigées. L’examen préliminaire est mené par l’administration chargée de l’examen préliminaire international désignée par l’office récepteur parmi les différents offices qualifiés à ce titre (art. 32 du PCT et 59 du Règlement). À l’heure actuelle, les mêmes administrations qui sont qualifiées pour mener les recherches internationales sont également qualifiées pour faire les examens préliminaires.

Comment se déroule l’examen préliminaire international ?

S’il le désire, le déposant peut modifier ses revendications après avoir reçu une première opinion écrite énonçant les conclusions «préliminaires» de l’examen préliminaire et/ou faire valoir certains arguments s’il n’est pas en accord avec ces conclusions (art. 34 du PCT et 66 du Règlement). Plusieurs opinions écrites «préliminaires» et modifications/réponses à celles-ci pourront en principe être échangées entre le requérant et l’autorité chargée de l’examen préliminaire (par. 66(4) du Règlement).

Les conclusions de l’examen préliminaire sont énoncées dans un rapport d’examen préliminaire international établi selon les règles de forme et de fond prescrites (art. 35 du PCT et 70 du Règlement). Ce rapport consiste essentiellement en un avis sur la conformité de chacune des revendications de la demande internationale examinée telle que modifiée. S’il y a lieu, de courtes explications des conclusions formulées pourront être données. Il s’agit d’un avis, car les conclusions tirées de l’examen préliminaire ne sont données qu’à titre informatif.

Quelles sont les conséquences de l’examen préliminaire international ?

Les conclusions quant à la nouveauté, la non-évidence et l’utilité de l’invention telle que revendiquée ne lieront pas les offices des brevets des États dans lesquels la demande entrera ultimement en phase nationale (par. 33(1) et (5) du PCT). Ceux-ci demeureront donc toujours libres de délivrer ou non un brevet pour cette invention sur la base de leur propre examen de la demande.

L’examen préliminaire a toutefois pour avantage de permettre au déposant de mettre en ordre le texte de la demande de manière centralisée, afin d’éviter de devoir répondre ultérieurement de multiples fois à des objections similaires au cours de la phase nationale ou régionale dans les différents Etats élus.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseil habituel ou à nous contacter ci-dessous.

Insights liés

Nova IP Hour

L’appellation d’origine « morbier » a le monopole de la raie noire

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 18 novembre 2022, a mis fin à une bataille judiciaire de près de neuf ans opposant le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier à la S.A.S. Fromagerie du Livradois. Sur renvoi de la Cour de Cassation, après question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l’Union Européenne, la Cour a reconnu que la reprise par la fromagerie du Livradois de la raie horizontale centrale noire dans ses fromages, caractéristique figurant dans le cahier des charges, constituait une évocation illicite de l’appellation d’origine protégée Morbier. Il s’agit d’un arrêt important dans cette matière qui confirme la protection extrêmement large des indications géographiques. Au-delà de la simple atteinte au nom protégé, la simple évocation d’une des caractéristiques des produits protégés peut être fautive.

Par Carole Roger,
L’appellation d’origine « morbier » a le monopole de la raie noire
Nova IP Hour

Italie : Les actions en déchéance et nullité de marques possibles devant l’office Italien à compter du 29 décembre 2022

Comme c’est déjà le cas en France et dans plusieurs pays de l’Union Européenne, il sera bientôt possible de déposer des actions administratives en déchéance et nullité de marques enregistrées devant l'UIBM. En effet, le décret italien n° 180 du 19 juillet 2022 entrera en vigueur le 29 décembre 2022. L’instauration de ces procédures permettra sans aucun doute de réduire les coûts de défense des droits de Propriété Industrielle dans ce pays et de rationaliser les procédures. Notamment, l’office italien devra rendre sa décision dans les 24 mois. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle qui permettra aux titulaires de droits d’actionner en Italie un nouvel arsenal juridique peu onéreux pour faire respecter leurs droits vis-à-vis des tiers contrefacteurs. Lire la suite

Par Carole Roger,
Italie : Les actions en déchéance et nullité de marques possibles devant l’office Italien à compter du 29 décembre 2022
Nova IP Hour

JUB – Report de la Sunrise Period et de l’entrée en vigueur

Le début de la Sunrise Period est reporté de deux mois. Ce délai supplémentaire vise à permettre aux futurs utilisateurs de se préparer à l'authentification forte qui sera requise pour accéder au système de gestion des dossiers et signer des documents, dont les requêtes d’opt-out. En effet, le délai initial semblait insuffisant au regard des intérêts légitimes des utilisateurs qui doivent trouver un fournisseur et acquérir les outils d'authentification requis. Par conséquent, la Sunrise Period commencera le 1er mars 2023 et sera suivie par l'entrée en vigueur de l’AJUB le 1er juin 2023. Comme tous les autres travaux préparatoires sont en bonne voie et conformes à la feuille de route publiée, aucun retard supplémentaire n’est prévu au-delà du 1er juin 2023. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
JUB – Report de la Sunrise Period et de l’entrée en vigueur

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.