Quand le Trône de Fer déclenche des batailles juridiques

Par Marion Pignot,

Tandis que la série à succès GAME OF THRONES touche à sa fin, et que les nombreux téléspectateurs vont savoir prochainement qui règnera sur le Trône de Fer, NOVAGRAAF vous propose un tour d’horizon des jurisprudences européennes rendues en relation avec la célèbre série télévisée.

N’est pas STARK qui veut

La chaîne de télévision HOME BOX OFFICE (HBO), titulaire des droits sur la série créée à partir des livres de l’auteur américain George R.R. MARTIN, a procédé à des dépôts de marques portant sur les dénominations emblématiques de l’œuvre afin, d’une part, d’anticiper les éventuels dépôts frauduleux et, d’autre part, de disposer de droits forts pour éventuellement décliner la série en produits dérivés

Dans le monde de Westeros, plusieurs familles s’affrontent afin de conquérir le Trône de Fer parmi lesquelles la maison STARK (en VO « HOUSE STARK »). HBO a donc tout naturellement déposé la marque HOUSE STARK notamment par le biais d’un enregistrement international visant les « services de magasins en ligne proposant des tee-shirts, sweat-shirts, foulards, gants, figurines, stylos, articles de verrerie, tapis de souris, affiches, sacs, mugs, revues, animaux en peluche » et désignant, entre autres, la Norvège et la Suisse.

Cependant, en tant que marque, la dénomination choisie doit répondre aux critères juridiques nécessaires pour valider la protection au niveau local.

Or, l’Office islandais procède à un examen strict et vérifie la disponibilité des marques en analysant l’ensemble des droits antérieurs susceptibles de constituer des obstacles à leur enregistrement et notamment les droits d’auteur. Dès lors, l’examinateur en charge du dossier a émis, le 1er novembre 2018, un refus provisoire de protection sur la base du droit d’auteur dont dispose George R.R. MARTIN.

En Norvège, ce sont les droits de marques du célèbre designer Philippe STARCK qui ont été cités par l’examinateur comme antériorités gênantes.

L’enregistrement de cette marque sur ces territoires pourra se faire sous réserve de la fourniture de la preuve du consentement des titulaires des droits antérieurs cités.

Ces décisions rappellent non seulement qu’il est toujours nécessaire de conduire des recherches d’antériorités préalablement à tout dépôt, mais également que, parfois, des refus de protection ne peuvent être évités malgré la légitimité apparente du titulaire de la marque.

WINTER IS COMING

Devise de la maison STARK, WINTER IS COMING (« L’hiver vient ») est prononcée à de nombreuses reprises dans la série de HBO.

Déposée par HBO auprès de l’EUIPO le 4 décembre 2014, la marque de l’Union européenne WINTER IS COMING a, dans un premier temps, été refusée par l’Office. En effet, l’EUIPO a rappelé que l’enregistrement d’une marque constituée d’un slogan n’est pas exclu en tant que tel, mais qu’un tel signe n’est distinctif que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en question, afin de permettre au public concerné de distinguer, sans risque de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente.

(Voir également notre article  sur ce sujet)

Or, en l’espèce, l’Office a considéré que le public concerné percevra la marque WINTER IS COMING comme un message promotionnel élogieux, destiné à souligner les avantages des produits et services concernés, à savoir encourager les consommateurs à choisir ou à acheter des vêtements pour la saison hivernale à venir.

Il appartenait donc à HBO de démontrer que la marque WINTER IS COMING avait acquis un caractère distinctif par son usage pour les produits et services visés. Or, si l’acquisition du caractère distinctif par l’usage était évidente pour une série télévisée, l’Office a considéré qu’il en était autrement pour les vêtements et les services de vente au détail.

Finalement, la marque WINTER IS COMING n’a été acceptée que pour les costumes de carnaval et d’Halloween, certains services de vente en ligne et au détail, et les services de production de séries télévisées.

Ce n’est qu’à l’issue d’une nouvelle procédure d’enregistrement que la marque WINTER IS COMING, déposée de nouveau le 16 octobre 2015, a été acceptée pour des « Tee-shirts; Pulls sans manches; Casquettes de base-ball » en classe 25 et des « Services d'un magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts, Débardeurs et Casquettes de base-ball », grâce au développement de la commercialisation des produits dérivés et au succès grandissant de la série.

Une marque de prime abord non distinctive peut donc acquérir ce caractère si elle démontre un usage intensif en relation avec les produits ou services concernés.

La notoriété relative du Trône de Fer

Forte de son succès, HBO a vu un certain nombre de marques tenter d’usurper, à l’instar du roi Robert BARATHEON, le Trône de Fer.

Ainsi, en France, l’INPI a, à plusieurs reprises, sanctionné sur opposition d’HBO des marques susceptibles de créer la confusion. Cependant, cette sanction n’a pu, parfois, être prononcée qu’à l’issue de la démonstration de la renommée de la marque GAME OF THRONES.

En effet, le 6 novembre 2015, le Directeur général de l’INPI a rendu un projet de décision devenu définitif, jugeant que le signe THE GAME OF TRANSPORT n’était pas susceptible de créer une confusion avec la marque GAME OF THRONES, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, et de l’absence de démonstration de la renommée invoquée de la marque antérieure.

En revanche, le 30 mars 2016, est devenu définitif le projet de décision reconnaissant l’imitation de la marque antérieure GAME OF THRONES par la demande contestée GAME OF PHONE, sans qu’il ait été nécessaire par HBO de démontrer sa renommée.

Il en fut de même le 14 septembre 2017, l’INPI ayant à cette date considéré qu’était caractérisé un risque de confusion entre les marques GAME OF THRONES et GAME OF TUNES.

Plus récemment, le Directeur général de l’INPI a estimé que la dénomination GAME OF JOB était susceptible de porter atteinte à la marque antérieure GAME OF THRONES, et que le risque d’association était « encore accentué par la connaissance sur le marché de la marque antérieure invoquée » (INPI 19 novembre 2018).

L’Office britannique, quant à lui, s’est montré, lors de deux affaires récentes, plus sévère dans l’analyse du risque de confusion. La première opposait la marque GAME OF THRONES à la demande d’enregistrement de marque semi-figurative GAMES OF STONES, déposée pour des bières. L’examinateur a considéré qu’il y avait certes un degré de similitude moyen entre les signes du point de vue phonétique. Mais des points de vue visuel et conceptuel, le degré de similarité était suffisamment faible pour écarter tout risque de confusion. En outre, les preuves fournies ne permettaient pas d’établir la renommée de la marque GAME OF THRONES pour des bières au Royaume-Uni (UKIPO 5 février 2019).

La seconde opposition (UKIPO 21 février 2019) concernait la marque GAME OF VAPES, déposée pour des produits du tabac. Dans cette affaire, l’examinateur a admis un degré de similitude moyen des points de vue visuel et phonétique. Cependant, intellectuellement, les signes étaient éloignés de manière significative. En outre, même si le consommateur pouvait deviner une référence à la série d’HBO, il a été considéré qu’il comprendrait cette dénomination comme un jeu de mot humoristique. Enfin, dans la mesure où HBO n’était pas titulaire d’une famille de marque « GAME OF… », la dénomination GAME OF VAPES ne serait pas perçue comme une déclinaison de la marque GAME OF THRONES.

Si une marque bénéficie d’une certaine renommée, son caractère distinctif est accru et son champ de protection est élargi. Mais encore faut-il que l’opposant démontre cette renommée, au moyen d’éléments de preuves objectifs, en relation avec les produits concernés et sur le territoire en cause.

Marion Pignot est Conseil en Propriété Industrielle – Marques, Dessins et Modèles chez Novagraaf.

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