ブランドオーナーは、商標登録プロセスについて学ぶことで、判例に見られる多くの落とし穴を回避することができます。これらの落とし穴は、新しいブランド名を登録する際にグローバルな視点を維持することの重要性を浮き彫りにしています。本稿では、登録ミスの典型例を検証し、ブランド登録を検討している企業にとって有益な教訓となることを願っています。
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商標登録前に商標登録のクリアランスを取得しないことは、登録手続きにおいて最もよくあるミスであると同時に、最も避けるべきミスでもあります。知的財産登録簿で商標登録が確実に使用可能であることを確認することのメリットは、これ以上説明するまでもありません。商標登録クリアランス調査によって、同一または類似の商標が既に存在するかどうか、そして新しい商標で提供しようとする商品またはサービスに関して問題がないかどうかが分かります。
調査の目的は、商標自体が使用可能であることを確認するだけでなく、その商標の下で提供される製品についても確認することです。なぜなら、ほとんどの侵害請求は、成功するためには両方の相手方商標を必要とするからです。グローバルな視点で考え、これら二つの侵害相手方商標を常に考慮し続けることの重要性は、ハイセンス対ボッシュ・シーメンス（BSH）の商標侵害訴訟において実証されました。
ハイセンス対ボッシュ・シーメンス事件
中国企業のハイセンス社とドイツのボッシュ・シーメンス社は、類似商品にほぼ同一の商標が使用されていることをめぐり、長期にわたる商標侵害訴訟を繰り広げていました。家電製品の販売において最初に商標を登録したのはハイセンス社で、同社は1993年に中国で商標を登録しました。中国市場での同社の成功を受け、ボッシュ・シーメンス社は、同じく家電製品において、ドイツとEUでハイセンス社の商標登録を申請しました。2つの商標はほぼ同一で、唯一の違いはドイツ企業の「S」が大文字で、中国企業の「s」が小文字である点でした。
その後、中国のハイセンスは欧州とドイツに家電製品を輸出したが、ドイツのボッシュ・シーメンスが登録商標ハイセンスの侵害で訴訟を起こした。家電製品市場でのハイセンス・グループの知名度は高かったものの、ボッシュ・シーメンスには及ばず、これがドイツ企業が商標買収を試みた理由の一部となったと言える。しかし、ハイセンスは100カ国以上で商品を販売してきたブランドを手放すつもりはなく、争いは続いた。最終的に2005年に両社は和解に達し、ボッシュ・シーメンスは世界市場でのシェアが小さいにもかかわらず、この中国企業が持つ影響力を考慮しなかったとみられ、ボッシュ・シーメンスは商標をハイセンスに譲渡した。
断定はできませんが、もしHiSenseブランドが家電製品以外の商品に登録されていたら、中国企業は侵害に対する反訴でそれほど成功しなかったかもしれないという可能性が考えられます。実際、商標の性質がほぼ同一であったとしても、二次商標が例えばタクシーサービス会社に登録されていた場合、2つの商標の下で提供される商品またはサービスは非常に異なっており、侵害に対する潜在的な主張を却下される可能性があります。
この事件は、企業にとって、商標やその他の知的財産権の市場を単に国や地域のレベルではなく世界規模で考えるようにという警告となっている。この誤りにより、ボッシュ・シーメンスは商標権を失い、評判もいくらか失った可能性がある。
危険な生活
ビジネスの世界における知的財産の重要性に対する認識が高まるにつれ、多くの企業が新しいブランドを登録する際に、危険な賭けに出ています。危険な賭けとは、既存の商標と類似するブランドを登録し、消費者の混乱を招こうとする行為を指します。しかし、このような企業は、新しい商標を登録する際には、あらゆる法的根拠に基づいて適切なバランスを取り、侵害責任をぎりぎりで回避しようとします。
しかし、このリスクを少しでも誤算すると、ASDA が Puffin 商標を登録した際に間違いなくそうであったように、企業にとって悲惨な結果を招く可能性があります。
ユナイテッド・ビスケット社対ASDAストアーズ
英国のスーパーマーケットチェーンASDAは、「パフィン」という名称でチョコレートバーを登録するという危険な行為に手を染めました。これは、既存のペンギン・チョコレートバーとの関連性を消費者に誤解させることを意図したものでした。両製品の名称とブランドイメージの類似性に加え、チョコレートコーティングされたサンドイッチビスケットという同一製品への使用が登録されていたことから、ASDAはリスクを著しく誤算し、既存のペンギン・ブランドの侵害責任を負いました。
両ブランドの法的側面のあらゆる類似性は、ASDAが責任は発生しないという想定を誤りにしていたことを意味しています。もしPuffinブランドが別の食品、例えばチョコレートバーではなくポテトチップスなどに登録され、使用されていたならば、両ブランドを十分に差別化し、責任を免れた可能性があります。
これら 2 つの事例を簡単に検討すると、企業はグローバルな考え方を維持すること、および登録時にブランドのあらゆる側面を考慮することの重要性について警告されるはずです。これらの側面が積み重なり、必要な注意を払わなければ、侵害に有利に傾く可能性があるからです。
