Verbazingwekkende fouten bij het registreren van een handelsmerk

Het zou voor merkhouders nuttig zijn om zich te verdiepen in het merkregistratieproces om veel van de valkuilen die in de jurisprudentie naar voren komen, te vermijden. Deze valkuilen benadrukken het belang van een internationale mindset bij het registreren van een nieuwe merknaam. Hier worden de fouten uit voorbeeldige registratiefouten besproken, hopelijk een les voor potentiële bedrijven die een merk willen registreren.

Meer weten?
Download onze gratis gids over extern IP-netwerkbeheer

Het niet vrijgeven van een voorgesteld merk vóór gebruik is misschien wel de meest voorkomende, maar ook de meest vermijdbare fout tijdens de registratie. De voordelen van het controleren in het IE-register of het voorgestelde merk definitief beschikbaar is voor gebruik, behoeven geen verdere toelichting. Een onderzoek naar de vrijgave van merken geeft aan of er al identieke of vergelijkbare merken bestaan en of er problemen zijn met betrekking tot de goederen of diensten die onder het nieuwe merk zullen worden aangeboden.

Het doel van het onderzoek is niet alleen om ervoor te zorgen dat het merk zelf duidelijk is voor gebruik, maar ook om te controleren of de producten die onder het merk worden aangeboden, duidelijk zijn. De meeste inbreukclaims vereisen namelijk beide aspecten om succesvol te zijn. Het belang van globaal denken en het in acht nemen van deze twee aspecten van inbreuk werd geïllustreerd in de zaak Hisense vs. Bosch Siemens (BSH) over inbreuk op het handelsmerk.

De zaak Hisense versus Bosch Siemens

Het Chinese bedrijf Hisense en het Duitse Bosch Siemens waren verwikkeld in een langdurige strijd om merkinbreuk, waarbij een vrijwel identiek merk werd gebruikt voor vergelijkbare producten. Hisense was de eerste die zijn merk registreerde voor de verkoop van elektronische apparaten voor thuisgebruik, en registreerde het merk in 1993 ook in China. Na het succes van het bedrijf op de Chinese markt probeerde Bosch Siemens het HiSense-merk in Duitsland en de EU te registreren, ook voor elektronische apparaten voor thuisgebruik. De twee merken waren vrijwel identiek, met als enige verschil de hoofdletter 'S' voor het Duitse bedrijf en de kleine letter 's' voor het Chinese bedrijf.

Het Chinese Hisense exporteerde vervolgens huishoudelijke apparaten naar Europa en Duitsland, waar het Duitse Bosch Siemens een rechtszaak aanspande wegens inbreuk op hun geregistreerde handelsmerk HiSense. De bekendheid van de Hisense-groep op de markt voor huishoudelijke elektronica was prominent aanwezig, maar kwam niet overeen met die van Bosch Siemens, wat wellicht een reden was voor het Duitse bedrijf om het merk over te nemen. De strijd ging echter verder, omdat Hisense niet bereid was afstand te doen van het merk waaronder het in meer dan 100 landen producten had verkocht. Uiteindelijk bereikten de twee bedrijven in 2005 een schikking, waarbij Bosch Siemens ogenschijnlijk geen rekening had gehouden met de macht die het Chinese bedrijf zou hebben, ondanks het feit dat het een kleiner aandeel in de wereldmarkt had – Bosch Siemens droeg het merk over aan Hisense .

Hoewel dit niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan worden gesteld dat, indien het merk HiSense was geregistreerd voor andere goederen dan huishoudelijke elektronica, het Chinese bedrijf mogelijk minder succesvol zou zijn geweest in hun potentiële tegenvordering wegens inbreuk. Ondanks de vrijwel identieke aard van de merken, zouden de goederen of diensten die onder de twee merken worden aangeboden, indien het secundaire merk bijvoorbeeld was geregistreerd voor een taxibedrijf, zo verschillend kunnen zijn dat mogelijke vorderingen wegens inbreuk worden weerlegd.

Deze zaak dient als waarschuwing aan bedrijven om de markt voor handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten als wereldwijd te beschouwen , en niet slechts als nationaal of regionaal niveau. Deze fout heeft Bosch Siemens haar merknaam en mogelijk een deel van haar reputatie gekost.

Gevaarlijk leven

Nu het bewustzijn over de belangrijke rol die intellectuele eigendomsrechten spelen in de zakenwereld toeneemt, proberen veel bedrijven nu risico's te nemen bij het registreren van een nieuw merk. Risicovol leven duidt erop dat een bedrijf probeert een merk te registreren dat vergelijkbaar is met dat van een ander bestaand handelsmerk om de mogelijke verwarring bij de consument die daaruit voortvloeit, uit te buiten. Dergelijke bedrijven streven er echter naar om bij de registratie van hun nieuwe merk de juiste balans te vinden tussen alle juridische aspecten, om aansprakelijkheid voor inbreuk zo veel mogelijk te vermijden.

Als u dit risico echter een beetje verkeerd inschat, kan dat rampzalig uitpakken voor een bedrijf . Dat overkwam ASDA ongetwijfeld bij de registratie van het handelsmerk Puffin.

United Biscuits Ltd tegen ASDA Stores

ASDA, een Britse supermarktketen, probeerde een risico te nemen met de registratie van een chocoladereep onder de naam Puffin. Dit was bedoeld om consumenten in verwarring te brengen over de mogelijke associatie met de reeds bestaande Penguin-chocoladereep. De gelijkenis van de namen en de merknaam van de twee producten , in combinatie met de registratie voor gebruik op identieke producten – met chocolade omhulde sandwichkoekjes – had ertoe geleid dat ASDA haar risico ernstig had verkeerd ingeschat en aansprakelijk was voor inbreuk op het reeds bestaande Penguin-merk.

De gelijkenis van alle juridische aspecten van de merken betekende dat ASDA ten onrechte aannam dat er geen aansprakelijkheid zou ontstaan. Als het merk Puffin was geregistreerd en gebruikt met een ander voedingsproduct, bijvoorbeeld chips in plaats van chocoladerepen, had dit de merken mogelijk voldoende onderscheidend kunnen maken om aansprakelijkheid te voorkomen.

Een korte beschouwing van deze twee gevallen zou bedrijven moeten waarschuwen voor het belang van het behouden van een mondiale mindset en het in overweging nemen van alle aspecten van een merk bij de registratie . Deze aspecten dragen bij aan elkaar en kunnen de balans potentieel in het voordeel van inbreuk laten doorslaan als de vereiste voorzichtigheid niet in acht wordt genomen.