De krokodil van Lacoste slaat weer toe

Lacoste heeft een oppositie tegen de aanvraag van een beeldmerk met een gestileerde krokodil voor kinder- en babykleding gewonnen. De merken kunnen verwarring veroorzaken. Theo Visser belicht de recente uitspraak van het Amerikaanse merkenbureau.

Lacoste

René Lacoste, bijgenaamd 'le Crocodile', is een legendarische tennisspeler die in de jaren 20 van de vorige eeuw twee keer Wimbledon en de US Open won en drie keer het Franse Open, Roland Garros. In 1933 bracht hij voor het eerst een wit poloshirt met groene krokodil als logo op de markt. Vanaf 1950 werd het ook in de Verenigde Staten verkocht.

Lacoste logoTussen 2009 en 2019 zijn er wereldwijd voor meer dan 3 miljard dollar aan Lacoste producten verkocht, waarvan 218 miljoen in de Verenigde Staten. Lacoste doet veel aan reclame en promotie en wordt algemeen als een bekend merk gezien. Het bedrijf heeft registraties van het beeldmerk krokodil in de Verenigde Staten, zie hiernaast, waarvan de oudste dateert uit 1970.

Southern Smocked Company logoSouthern Smocked Company

De Southern Smocked Company (SSC) uit Mandeville, Louisiana is sinds 2004 producent van baby- en kinderkleding. In 2018 heeft zij bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) de hiernaast weergegeven merkaanvraag ingediend van een ovaal beeldmerk met een gestileerde krokodil.

Tegen deze aanvraag werd door Lacoste oppositie ingediend.

Beoordeling

De oppositieafdeling van het USPTO stelt vast dat de waren van beide merken identiek zijn en veronderstelt dat de handelskanalen elkaar overlappen. Uit de overlegde stukken blijkt dat het Lacoste merk commercieel sterk is. Hoewel Lacoste geen consumentenenquêtes heeft overlegd, kan de bekendheid van het merk indirect worden afgemeten aan de hand van de omzet en reclame-uitgaven en door het langdurig gebruik van het merk, het marktaandeel, de merkbekendheid en de licentieverlening. Het Lacoste merk verdient daarom een ruime beschermingsomvang.

Het USPTO vindt de merken auditief, visueel en qua betekenis sterk overeenstemmend. Er zijn zeker ook verschillen tussen de merken, aangezien het merk van SSC ook een "cirkelvormig zegel" en de woorden SOUTHERN SMOCKED COMPANY bevat, terwijl het merk van Lacoste enkel bestaat uit een groene, naar rechts gekeerde krokodil. En de groene, naar rechts gekeerde krokodillen van beide partijen zijn niet identiek. Maar, ondanks de verschillen, kunnen de gelijkaardige beeldmerken om verschillende redenen verwarring wekken.

Het merk van SSC is volgens het USPTO minder onderscheidend. Het USPTO stelt dat in het algemeen merken die bestaan uit gewone geometrische vormen (zoals cirkels, ovalen, vierkanten, sterren, enz.) worden beschouwd als niet-onderscheidend en slecht beschermbaar. Bovendien hebben de woorden SOUTHERN SMOCKED COMPANY geen onderscheidend vermogen omdat SMOCKED COMPANY beschrijvend is en SOUTHERN veeleer suggestief is voor de geografische herkomst of de stijl van de waren van SSC. Daarnaast is de krokodil in het beeldmerk van SSC dominant aanwezig omdat het groot is in verhouding tot de woorden en zijn prominente plaats in het logo.

Verschillen

Het lijdt geen twijfel dat als de betrokken merken naast elkaar zouden worden gelegd bepaalde verschillen waarneembaar zouden zijn. Maar in het normale verkoopproces zijn kopers niet in de gelegenheid de merken tot in detail te onderzoeken.

Het verschil tussen de afbeelding van de krokodillen in beide merken is klein. Het meest opvallende kenmerk van beide merken is een krokodil, die groen is en in beide merken naar rechts is gericht.

Bovendien zijn de krokodillen in beide merken voorzien van poten met zwemvliezen in ongeveer dezelfde positie, en  staarten die omhoog lijken te buigen en naar de linkerkant van de van het lichaam van de krokodillen wijzen. Hoewel de krokodillen in de merken verschillende gezichtsuitdrukkingen hebben, en de krokodil van Lacoste “stippen" op zijn lichaam heeft, terwijl die van SSC dat niet heeft, lijken de merken voldoende op elkaar waardoor sommige van de vele consumenten die bekend zijn met het sterke en "iconische" merk van Lacoste waarschijnlijk zullen denken dat SSC op de een of andere met manier met Lacoste verbonden is, misschien als haar dochteronderneming of licentiehouder.

Kortom, de verschillen tussen beide merken zijn onvoldoende om de gelijkenissen te compenseren, vooral gezien het feit dat de merken van de partijen worden gebruikt voor identieke producten.

Conclusie

Verwarring tussen de beide merken is niet uit te sluiten omdat de waren identiek zijn, de handelskanalen en kopers elkaar overlappen, Lacoste’s merk sterk is en de merken meer overeenstemmen dan verschillend zijn. SSC heeft geen bewijs of argumenten aangevoerd die het tegendeel bewijzen.

De oppositie wordt door het USPTO toegewezen; het merk van SSC wordt geweigerd.

Laatste inzichten

Events en webinars

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs

Het Eenheidsoctrooi en het Gerecht voor het Eenheidsoctrooi (UPC) staan voor de deur! In de "sunrise"-periode van 3 maanden voordat het nieuwe systeem van start gaat, wat waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 is, kunnen aanvragers en octrooihouders hun van kracht zijnde en verlopen Europese octrooien, hun octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten uitsluiten van de jurisdictie van het UPC of "opt-out" toepassen.

Gerecht voor het Eenheidsoctrooi - Alles wat je moet weten over opt-outs
Nieuws en opinie

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle

De Space Needle in Seattle heeft een lokale koffieketen gedagvaard voor inbreuk op zijn merklogo in de reclame en merchandise van de koffieshop. De Space Needle is een toren in de stad Seattle in de Amerikaanse staat Washington. De toren is het symbool van Seattle. Hij is geplaatst ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962, waarvan de eigenaar een particuliere onderneming is. Zij gebruiken een eigen logo die is geregistreerd bij het Amerikaanse merkenbureau.

De Seattle Space Needle in conflict met een locale koffie shop in Seattle
Nieuws en opinie

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Thuisbezorgd, onderdeel van de Just Eat Takeaway group (hierna GRUBHUB) opereert wereldwijd onder verschillende merknamen. Zo is het bedrijf in Nederland actief onder de naam Thuisbezorgd, in Duitsland heet het Lieferando en in de Verenigde Staten GRUBHUB. GRUBHUB is in conflict geraakt met Kroger Inc. dat van mening is dat het beeldmerk met woordelementen HOME CHEF en GRUBHUB verwarring wekkend overeenstemmen.

Thuisbezorgd mag merk blijven gebruiken in de Verenigde Staten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.