De strikte toepassing van de prioriteitsregel in het EU-merkenrecht. Uitleg van het Hof van Justitie in de COLORATURA uitspraak. 

De prioriteitsregel geeft de mogelijkheid aan aanvragers van een merkregistratie om met terugwerkende kracht bescherming te verkrijgen en is van groot belang in het merkenrecht (Capella t. EUIPO). In een recent gewezen arrest van het Gerecht is nog eens bekrachtigd dat de prioriteitsregel in ieder geval binnen de Uniemerkenrecht niet eindeloos te rekken is, aldus Jordi Lommers.

De prioriteitsregel in het Uniemerkenrecht 

In de basis bezit degene die als eerste in een land de registratie verkrijgt de oudste rechten op een merk. De prioriteitsregel is te zien als een uitzondering op deze basissituatie. De prioriteitsregel geeft de aanvrager namelijk het recht om een eerdere buitenlandse merkaanvraag die binnen een periode van 6 maanden is verricht te gebruiken voor een nieuwe aanvraag in een ander land. In dat geval wordt de aanvraagdatum van de eerdere merkaanvraag tevens de aanvraagdatum van de nieuwe aanvraag in het andere land. Dit resulteert erin dat er bescherming kan worden verkregen met terugwerkende kracht.  

In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om prioriteit te claimen.  Er zijn wel voorwaarden om van prioriteit gebruik te kunnen maken. Voor Uniemerken (EU) zijn deze regels bepaald in artikel 34 van de Uniemerkenverordening. Dit artikel bepaalt dat de prioriteitstermijn is beperkt tot zes maanden en wordt berekend vanaf de datum van de eerste aanvraag. In de hier besproken uitspraak staat met name de uitleg van het begrip ‘eerste aanvraag’ centraal. 

De uitspraak 

Capella EOOD komt vaker naar voren in uitspraken als een partij die de grenzen van het merkenrecht opzoekt door merkaanvragen in te dienen die niet zijn gericht op daadwerkelijk gebruik, maar primair worden aangewend om een strategische onderhandelingspositie te verkrijgen. 

In deze zaak heeft Capella op 21 februari 2017 en 28 september 2017 Duitse merkaanvragen ingediend voor het teken COLORATURA.  Vervolgens heeft zij op 30 maart 2018 een Uniemerk aanvraag ingediend, waarbij zij prioriteit claimde op basis van de aanvraag van 28 september 2017. Tegen deze aanvraag heeft  Richemont International oppositie ingesteld, onder verwijzing naar haar eigen Duitse registratie voor het merk COLORATURA- dat zij heeft aangevraagd op 9 maart 2018.  

Ter discussie stond in deze zaak of Capella de prioriteit mocht inroepen van haar Duitse aanvraag van 28 september 2017, ook wanneer zij al eerder een (identieke) aanvraag heeft verricht.  

Het Hof overweegt dat het toestaan van de prioriteitsclaim van Capella het risico met zich meebrengt dat de prioriteit onbeperkt kan worden verlengd door het telkens indienen van nieuwe aanvragen, waarbij eerdere aanvragen als het ware als joker worden aangehouden. Een dergelijke praktijk strookt niet met doel en strekking van de wetgeving, nu zij afbreuk doet aan de rechtszekerheid en bovendien kan leiden tot verstoring van de mededinging. 

Het Hof gaat verder en geeft aan dat het om de bovenstaande redenen alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk is om prioriteit in te roepen nadat er een eerdere aanvraag heeft plaatsgevonden. Dit is in feite alleen mogelijk wanneer een eerdere aanvraag is ingetrokken, verlaten of geweigerd en dat dit heeft plaatsgevonden voordat zij ter inzage van het publiek heeft gelegen, zonder dat daaruit rechten zijn voortgevloeid en zonder dat zij eerder als grondslag heeft gediend voor het claimen van prioriteit.  

Aangezien de door Capella verrichte aanvraag van 21 februari 2017 reeds was gepubliceerd wordt deze aangemerkt als eerste aanvraag. De termijn om prioriteit in te roepen voor deze aanvraag was reeds verstreken waardoor Capella geen beroep meer kan doen op prioriteit. Met als resultaat dat voor de EU-aanvraag van Capella de indieningsdatum na die van Richemont International is komen te liggen en Capella geen prioriteit kan inroepen.   

Conclusie 

Met de uitspraak wordt bekrachtigd dat de prioriteitsregel in het Uniemerkenrecht strikt wordt toegepast en dat op het moment dat er sprake is geweest van een eerste aanvraag waarvan de termijn van 6 maanden is verstreken het niet mogelijk is om via omwegen alsnog prioriteit in te roepen.  

Om die reden is het aan te raden om bij een eerste merkdepot alvast na te denken over de uitbreiding naar andere landen. Wanneer er pas zes maanden ná de eerste aanvraag wordt besloten om elders ook te registreren kan dat wel, maar in dat geval vervalt de mogelijkheid tot het claimen van prioriteit en dus ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van een eerdere aanvraagdatum. We adviseren u hier natuurlijk graag over.  

Geschreven door Jordi Lommers Junior Associate IP consultant bij Novagraaf Nederland.