Hoe Brandstock BACARDI hielp zijn EU-handelsmerk succesvol te registreren

Als toonaangevende professionals in oplossingen voor intellectueel eigendom, valt de taak om een 157 jaar oud iconisch merk en de bijbehorende unieke fles te beschermen direct binnen de mogelijkheden van Brandstock. We hebben onze precisie en expertise getoond en met succes de oorspronkelijke beslissing van het EUIPO om de BACARDI®-fles niet als handelsmerk van de Europese Unie te registreren, vernietigd.

De branding, waarden en toewijding aan kwaliteit van BACARDI zijn opmerkelijk consistent gebleven sinds de oprichting in Cuba in 1862. Het merk is geëvolueerd, uitgebreid en aangepast, maar de kernelementen van het iconische vlaggenschip blijven gemakkelijk herkenbaar. Het gaat terug op een cultuur van het beschermen van erfgoed en nalatenschap – een cultuur die werd gestart door een man, Don Facundo, die de visie had om de gedistilleerde drankenindustrie te revolutioneren. Sinds de begindagen van BACARDI rum weten consumenten dat ze letten op het rode vleermuiszegel, de strakke etikettering en het met filigraan versierde wapen – elementen die samen de koloniale Caribische wortels oproepen die het karakter bepalen. Door de jaren heen heeft het imago zich ontwikkeld om te passen bij de belofte van het aanbod: licht, verfrissend en toegankelijk op een manier die het onderscheidt van andere rums. Dit omvatte strakke letters op scherpe etiketten en het gebruik van delicatere glastinten om de harde connotaties die historisch met rum worden geassocieerd te verzachten.

In 2017 probeerde BACARDI de combinatie van elementen die de fles vormden, als beeldmerk in de EU te registreren. Dit zou de bescherming van het imago hebben uitgebreid en de opkomst van 'look-a-likes' en imitators van andere merken hebben voorkomen. Tegelijkertijd zou het de flexibiliteit bieden om het specifieke flesontwerp naar wens te actualiseren en aan te passen ter ondersteuning van de evolutie van het merk. De elementen omvatten de karakteristieke vorm, het rode zegel, de witte etikettering en het zwarte wapen, die sinds 1862 op bijna alle BACARDI-rumflessen voorkomen.

Toch weigerde de onderzoeker van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het te registreren vanwege een vermeend gebrek aan onderscheidend vermogen. De analyse van het merk, uitsluitend gebaseerd op de verschillende elementen afzonderlijk, zoals de kleur en vorm van de fles, het waszegel of het wapen, wees uit dat het niet afweek van het algemene uiterlijk van soortgelijke producten die al op de markt waren en daarom niet onderscheidend genoeg was om een bepaalde commerciële herkomst te identificeren. Het interne IE-juridische team van BACARDI was het daar niet mee eens, en wij ook niet.

Het resultaat was een zaak waarin Brandstock de heersende denkwijze over de bescherming van handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten ter discussie stelde. Lees verder over de beslissing van de Examiner en hoe Brandstock heeft geholpen deze te veranderen.

Onderzoek naar de weigering: het probleem aan de oppervlakte

De EU hanteert notoir strenge richtlijnen voor merkaanvragen. BACARDI kwam aanvankelijk in aanraking met een te beperkte interpretatie van de Verordening inzake handelsmerken van de Europese Unie (EUTMR) en werkte samen met Brandstock om de afwijzing van de registratie ongedaan te maken. Brandstock is al jarenlang actief als IE-advocaat en -consultant voor BACARDI en was vastbesloten om dit herkenbare, bekende element van hun iconische merknaam effectief te verdedigen. De onderzoeker van het EUIPO had de aanvraag afgewezen vanwege een gebrek aan onderscheidend vermogen, en wel op twee manieren: vanwege de elementen zelf en vanwege de gemeenschappelijke kenmerken met andere producten op de markt.

In beide gevallen betoogde de EUIPO-onderzoeker dat de weergave die BACARDI van de fles had gemaakt, niet voldoende was om het niveau van onderscheidend vermogen te bereiken dat vereist is onder de Europese intellectuele-eigendomswetgeving. De onderzoeker merkte op dat rode zegels, witte etiketten en groen glas allemaal gangbare decoratieve kenmerken zijn voor sterkedrankflessen. Derhalve oordeelde de onderzoeker dat, zelfs in combinatie, de kenmerken niet voldoende werden geacht om een fles BACARDI-rum te onderscheiden van de andere flessen in het schap. Ze zouden niet voldoende afwijken van de industrienormen om ze uniek te maken en daarom merkbescherming te verkrijgen. De zaak werd gesloten.

De diepere kwestie van onderscheid

BACARDI, de grootste particuliere drankproducent ter wereld, heeft geweldige merken en een fantastische portfolio aan merken. De juridische afdeling IE is zeer betrokken bij de bescherming van de IE-rechten van het bedrijf. BACARDI verzocht Brandstock daarom om de beslissing van het EUIPO aan te vechten. Het was duidelijk dat noch het ontbreken van tekst, noch de gemeenschappelijke aard van de elementen werkelijk het probleem vormde, zoals het EUIPO suggereerde. Dit bleek uit het feit dat het Bureau de registratie van andere 3D-tekens en figuratieve afbeeldingen van flessen had toegestaan, waaronder BACARDI-flessen, die geen tekstuele identificatie hadden en die in andere aanvragen voldoende waren bevonden. BACARDI was daarom van mening dat de onderzoeker het onderscheidend vermogen van alle elementen van het merk als geheel onjuist had beoordeeld en de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur, die ten grondslag liggen aan de EUTMR, had genegeerd.

De IE-advocaten van BACARDI en Brandstock waren van mening dat de beslissing van de examinator een genuanceerder begrip van onderscheid en merkidentiteit miste. Het zou kunnen dat de individuele kenmerken op zichzelf niet onderscheidend waren, maar hetzelfde geldt voor de meeste individuele componenten van veel merken. Hoewel de examinator geen onderscheidend vermogen in de aanvraag zag, was hij er dus van overtuigd dat dit teken alle essentiële elementen van de merkidentiteit van BACARDI bevatte, die consumenten gemakkelijk konden herkennen.

Kortom, net als BACARDI geloofden wij dat consumenten deze elementen zouden herkennen uit een schap vol andere sterke drankmerken. BACARDI heeft immers 157 jaar lang ervoor gezorgd dat zijn BACARDI-rumfles op unieke wijze werd geassocieerd met het bedrijf BACARDI en het rumproduct.

De oplossing: Brandstock benadrukt merkensynergie

Om het beroep te kunnen vernietigen, steunde Brandstock BACARDI door de Raad van Beroep aan te moedigen haar standpunt te wijzigen en een breder perspectief te hanteren ten aanzien van de bescherming van handelsmerken voor verpakkingsontwerpen.

Het beroep tegen de oorspronkelijke beslissing van het EUIPO legde de nadruk op merkidentiteit. In het bijzonder werd opgemerkt dat de aard van de drankindustrie zich leent voor subtiele verschillen tussen producten. De kritische klanten van de sector letten eerder op kleinere details die merken van elkaar onderscheiden. Het was daarom niet nodig om een zeer uniek productuiterlijk te creëren. Ook in het geval van BACARDI was dit niet wenselijk, omdat het merk al een merkidentiteit had die consumenten herkenden.

Evenzo, hoewel de afzonderlijke elementen van het teken zelf niet uniek waren, creëerde de culminatie van deze elementen een herkenbaar merk. Brandstock betoogde dat de elementen van de BACARDÍ-flesregistratie een synergetisch effect hadden, waardoor het teken meer was dan de som der delen.

De Vierde Kamer van Beroep heeft de weigering dan ook in de context van dit betoog beoordeeld. Zij aanvaardde Brandstocks argument dat de elementen op zichzelf niet in aanmerking konden worden genomen zonder de bredere context van het merk waarvan ze deel uitmaken en het merk dat ze helpen creëren. Zij erkende dat hoe dichter een merk bij de daadwerkelijke productvorm staat, hoe waarschijnlijker het is dat het noodzakelijkerwijs "elk onderscheidend vermogen mist" in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), EUTMR. Het was dan ook niet zinvol om deze vereiste op elk afzonderlijk element toe te passen.

Een cruciaal keerpunt kwam met de verdere erkenning dat BACARDI specifieke grafische elementen had willen registreren: de combinatie van het zegel, het wapen en het etiket. Het bedrijf had kritisch genoeg geen registratie aangevraagd voor andere elementen, zoals de fysieke aspecten van de fles zelf.

Dit maakte de toepassing van het teken veel flexibeler. De creatie van een volledige productlijn met dit merk zou immers een onderscheidende en uniforme merkidentiteit creëren die gemakkelijk herkenbaar is voor consumenten en de opkomst van 'look-a-likes' en imitatiemerken die hun unieke identiteit willen overnemen, voorkomen. De Kamer van Beroep oordeelde dan ook dat het merk uitsluitend grafische elementen en een kleurenschema bevatte en daarom niet als puur decoratief konden worden beschouwd.

Brandstock wilde aantonen dat de elementen van het teken dat BACARDI wilde registreren, inderdaad een onderscheidend merk vormden, en dat hebben we ook gedaan. De Kamer van Beroep vernietigde de bevindingen van de onderzoeker. Er bestond een mate van onderscheidend vermogen dat aan de aanvraagvereisten kon voldoen.

Volgende stappen

Brandstock heeft zijn reputatie als leider in intellectuele eigendomsdiensten verdiend dankzij zijn scherpzinnige en innovatieve oplossingen. Dankzij onze ongeëvenaarde kennis van het merkenrecht vinden we oplossingen en soms zelfs compleet nieuwe interpretaties.

Het succes van Brandstock in de BACARDI-beroepsprocedure onderstreept deze expertise. We hebben bijgedragen aan een verschuiving in de interpretatie van merkenrecht buiten de traditionele toepassingen. Dit biedt een belangrijke les voor bedrijven die intellectuele eigendomsbescherming willen nastreven. De kern van het betoog dat aan de Kamer van Beroep werd voorgelegd, herdefinieerde hoe het onderscheidend vermogen van merken bestaande uit de vorm van producten en hun decoratieve elementen in de Europese Unie moet worden beoordeeld, wat de weg vrijmaakte voor een nieuwe interpretatie van merken met een grafische uitstraling.

Hulp nodig met een handelsmerk? Omdat elk land zijn eigen handelsmerkvereisten heeft, hebben we een aantal tips samengesteld over handelsmerken en hun verlenging wereldwijd. Het is gratis.

Wij moedigen u ook aan om de volgende stappen te ondernemen en onze expertise voor u te laten werken.

Wilt u meer weten over het 157 jaar oude verhaal van BACARDI? Ga dan naar www.bacardilimited.com