Miley Cyrus wint kwestie omtrent Europese merkregistratie

Door Theo Visser,

Miley Cyrus heeft het beroep naar aanleiding van een oppositie tegen de registratie van haar naam als merk in de Europese Unie gewonnen. Een zaak die aantoont dat het van groot belang is om in een procedure de juiste argumenten naar voren te brengen en deze zorgvuldig te formuleren, ziet Theo Visser.

Merkaanvraag Miley Cyrus

De Amerikaanse zangeres Miley Cyrus heeft in 2014 op naam van haar zakelijke vennootschap Smiley Miley, gevestigd in Nashville, Tennessee, een merkaanvraag ingediend bij het Europese merkenbureau voor het woordmerk MILEY CYRUS. Het merk werd aangevraagd voor producten in de klassen 9 (o.a. software en beeld- en geluiddragers), 16 (o.a. drukwerken) en 28 (o.a. speelgoed) en diensten van artiesten in klasse 41, naast klasse 25 (kleding) -  de gebruikelijke klassen voor artiesten.

Geregistreerd EU-merk Cyrus

Tegen deze aanvraag heeft Cyrus Trademarks Ltd. uit Road Town op de Britse Maagdeneilanden oppositie ingediend op basis van het door haar in 2010 in de EU geregistreerde beeldmerk voor producten in de klassen 9 (o.a. geluidsapparatuur) en 20 (meubelen voor geluidsapparatuur).

Miley Cyrus

Cyrus logo

 

 

Het aangevraagde woordmerk bestaat uit de twee elementen ‘miley’ en ‘cyrus’ in hoofdletters, terwijl het oudere beeldmerk bestaat uit het woordelement ‘cyrus’. De letter ‘y’ van dit woordelement is licht gestileerd waarbij aan de rechterzijde van de letter twee schuine lijnen zijn toegevoegd; de linkerlijn van de letter ‘r’ ontbreekt en de letters ‘u’ en ‘s’ zijn gedeeltelijk in elkaar vervlochten.

Oppositie

De oppositieafdeling van het Europese merkenbureau (EUIPO) heeft de oppositie gedeeltelijk toegewezen op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk MILEY CYRUS en het beeldmerk CYRUS met betrekking tot de meeste producten en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Vervolgens heeft Smiley Miley bij het EUIPO een beroepschrift ingediend tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

Beroep

De vierde Kamer van Beroep van het EUIPO heeft het beroep verworpen en geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond met betrekking tot de betrokken producten en diensten, namelijk die waarvoor de oppositie was toegewezen.

De Kamer van Beroep stelde met name vast dat het aandachtsniveau van het relevante publiek varieerde van gemiddeld tot hoog, dat de betrokken producten en diensten identiek of soortgelijk zijn, dat de betrokken merken visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en dat de begripsmatige vergelijking neutraal was. In het licht van deze overwegingen concludeert de Kamer van Beroep dat er verwarringsgevaar bestaat. Smiley Miley is het niet eens met de beslissing en legt de zaak voor aan het Europees Gerechtshof.

Voornaam en familienaam

In deze kwestie heeft de Kamer van Beroep geoordeeld dat het bestanddeel ‘miley’ in het aangevraagde merk zal worden opgevat als een minder dominant bestanddeel dan het bestanddeel ‘cyrus’, gelet op de positie en de rol die dit bestanddeel in het samengestelde merk MILEY CYRUS inneemt. In dit verband heeft het Gerecht opgemerkt dat familienamen over het algemeen een "hogere intrinsieke waarde" hebben als herkomstaanduidingen voor producten en diensten, aangezien het vaker voorkomt dat naar een persoon wordt verwezen via zijn familienaam dan via zijn voornaam.

Voorts stelt het Gerecht dat enige uitzonderingen zich voordoen wanneer de voornaam zeldzaam is en de familienaam gangbaar, of wanneer het publiek eraan gewend is een bepaalde persoon hoofdzakelijk met zijn voornaam te identificeren. Volgens Smiley Miley zijn in de eerste plaats noch de voornaam Miley noch de familienaam Cyrus een veel voorkomende naam in de Europese Unie en is in de tweede plaats geen van deze uitzonderingen van toepassing op de bestanddelen van het aangevraagde merk.

Onderscheidend

Smiley Miley betoogt verder dat de vaststelling van de Kamer van Beroep dat het bestanddeel ‘cyrus’ meer onderscheidend vermogen heeft dan het bestanddeel ‘miley’, geenszins gerechtvaardigd is. Volgens haar had de Kamer van Beroep, door te erkennen dat de betrokken voornaam en familienaam die het aangevraagde merk vormen, niet gebruikelijk zijn, moeten concluderen dat zij een gelijk onderscheidend vermogen hebben. Ten slotte betoogt Smiley Miley dat het relevante publiek in die omstandigheden, meer aandacht zal besteden aan het begin van het aangevraagde merk en dus aan het woordelement ‘miley’.

Om te beginnen merkt het Gerecht op dat de beoordeling door de Kamer van Beroep dat het Engelssprekende publiek de woordbestanddelen van het aangevraagde merk zal opvatten als de naam van een persoon (voor- en achternaam ) door partijen niet wordt betwist.

In de tweede plaats moet worden herinnerd aan de rechtspraak volgens welke de perceptie van merken die bestaan uit de voor- en achternaam van een persoon, kan verschillen van land tot land binnen de Europese Unie. Deze ervaringsregel mag echter niet automatisch worden toegepast, zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken van elk geval. Er moet steeds een vergelijking van de betrokken merken worden gemaakt, waarbij elk merk in zijn geheel wordt beschouwd. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit of de persoon die verzoekt om inschrijving van zijn voornaam en achternaam samen als merk, algemeen bekend is.

Zoals hierboven is uiteengezet, is de perceptie van het relevante publiek waarmee rekening moet worden gehouden die van het Engelssprekende publiek en beroept de Kamer van Beroep zich op geen enkel specifiek bewijs waaruit blijkt dat de Engelssprekende landen van de Europese Unie in het algemeen een groter onderscheidend vermogen toekennen aan familienamen dan aan voornamen. Derhalve moet worden geoordeeld dat de Kamer van Beroep ten onrechte, zonder naar behoren rekening te houden met de specifieke kenmerken van het onderhavige geval, automatisch de regel heeft toegepast dat de consument in bepaalde lidstaten eerder de achternaam dan de voornaam onthoudt.

Partijen zijn het erover eens dat noch Miley noch Cyrus een gebruikelijke voor- of familienaam is, ook niet bij het Engelssprekende publiek. Bovendien moet worden vastgesteld dat het aangevraagde merk MILEY CYRUS verwijst naar de voor- en achternaam van de beroemde zangeres en actrice, en dat blijkt dat zij bekend is onder deze voor- en achternaam samen, en niet onder haar voor- of achternaam afzonderlijk.

Voor zover enerzijds voor het Engelssprekende publiek niet is aangetoond dat een familienaam in beginsel een groter onderscheidend vermogen heeft dan een voornaam en dit publiek noch de voornaam Miley noch de familienaam Cyrus als gangbaar zou opvatten, en anderzijds de betrokken beroemde zangeres en actrice bekend is onder zowel haar voornaam als haar familienaam, moet worden aangenomen dat deze twee bestanddelen een gelijk onderscheidend vermogen hebben en dat derhalve niet kan worden aangenomen dat het ene bestanddeel dominant is ten opzichte van het andere, zoals Smiley Miey terecht betoogt. De Kamer van Beroep heeft dus ten onrechte geoordeeld dat het bestanddeel ‘miley’ in het aangevraagde merk zou worden opgevat als een minder dominant bestanddeel in vergelijking met het bestanddeel ‘cyrus’.

Begripsmatig

De Kamer van Beroep heeft geoordeeld dat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken neutraal was. In het bijzonder merkte zij op dat de bekendheid van de naam Miley Cyrus inderdaad de perceptie van het relevante publiek beïnvloedt. Het Gerecht heeft echter geoordeeld dat het feit dat het aangevraagde merk overeenkomt met de naam van een beroemde zangeres geen ‘betekenis’ is in het kader van de begripsmatige vergelijking van de merken. Aangezien de betrokken producten en diensten op het grote publiek zijn gericht, is het volgens het Gerecht bovendien waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van het publiek dit verband niet zal leggen wanneer het met deze producten en diensten voorzien van het merk CYRUS wordt geconfronteerd. Zelfs indien een deel van het relevante publiek de betrokken merken als een naam zou opvatten, kan daaraan hoe dan ook geen betekenis worden toegekend, aangezien er niet zoiets bestaat als een ‘miley’, een ‘cyrus’ of zelfs een ‘miley cyrus’.

Het relevante publiek zal het aangevraagde merk opvatten als een aanduiding van de naam van de beroemde Amerikaanse zangeres en actrice. Zo blijft een begripsmatige vergelijking mogelijk wanneer de betrokken voornaam of achternaam het symbool van een begrip is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van de persoon die deze voornaam of achternaam draagt, of wanneer deze voornaam of achternaam een duidelijke en onmiddellijk herkenbare semantische inhoud heeft.  De Kamer van Beroep had dus op basis van haar eigen bevindingen moeten concluderen dat het relevante publiek waarschijnlijk een conceptuele associatie zou leggen tussen de woordgroep ‘miley cyrus’ en de naam van de beroemde Amerikaanse zangeres en actrice, zoals Smiley Miley terecht betoogt. Bovendien kan, anders dan de Kamer van Beroep heeft geoordeeld, niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk geen betekenis heeft, aangezien er geen Miley, geen Cyrus of geen Miley Cyrus bestaat. Dit feit is irrelevant aangezien de naam Miley Cyrus het symbool van een begrip is geworden door de beroemdheid van de persoon die deze naam draagt.

Met betrekking tot het oudere merk CYRUS moet vervolgens worden geoordeeld dat, anders dan het EUIPO stelt, het feit dat de naam Cyrus geen gebruikelijke familienaam is, in casu niet noodzakelijkerwijs de gevolgtrekking wettigt dat het relevante publiek deze familienaam alleen zal opvatten als de korte versie van de volledige naam Miley Cyrus, en aldus dezelfde persoon zal identificeren. Zij  treedt op met zowel haar voornaam als haar achternaam. Daarentegen is gesuggereerd noch aangetoond dat zij als zangeres of actrice alleen door haar achternaam bekend is. Het is dus duidelijk dat de bekendheid van Miley Cyrus als zangeres en actrice voortvloeit uit haar voornaam en achternaam samen, en niet uit haar achternaam alleen.

Dat is hier het geval. Bovendien is de zangeres en actrice Miley Cyrus zo bekend dat het niet aannemelijk is dat, bij gebreke van concrete aanwijzingen voor het tegendeel, de gemiddelde consument die wordt geconfronteerd met het merk MILEY CYRUS ter aanduiding van de betrokken producten en diensten de betekenis van dit teken als verwijzing naar de naam van de beroemde zangeres en actrice buiten beschouwing zal laten en het hoofdzakelijk zal opvatten als een merk, naast andere merken, voor dergelijke producten en diensten.

Hieruit volgt dat de begripsmatige verschillen die tussen de conflicterende merken bestaan, de visuele en fonetische overeenstemmingen kunnen neutraliseren. Derhalve moet na een globale beoordeling van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk worden geconcludeerd dat het om verschillende merken gaat.

Bijgevolg moet, zonder dat hoeft te worden beslist over de mate van soortgelijkheid van de betrokken producten en diensten, worden geoordeeld dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling bestond. Miley Cyrus kan haar naam derhalve in de Europese Unie als merk registreren.

Juiste argumentatie van groot belang

Deze zaak toont aan dat het van groot belang is om in een procedure de juiste argumenten naar voren te brengen en deze zorgvuldig te formuleren. Voor onze consultants het dagelijks werk.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Kärcher-geel wint van Varo-geel

Kärcher, de fabrikant van onder andere hogedrukreinigers, voorziet haar producten van de kleur zinkgeel. Het Belgische Varo uit Lier leverde identieke producten, eveneens in de kleur geel. Kärcher heeft hier echter met succes bezwaar tegen gemaakt. Theo Visser geeft aan de hand van deze kwestie een toelichting op kleurmerken en inburgering.

Door Theo Visser,
Kärcher-geel wint van Varo-geel

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.