Sterallures: woordmerk MYSTAR GLOBAL STAR REGISTRY misleidend

Newbury Healthcap Limited is een onderneming die de mogelijkheid biedt om tegen betaling sterren van een naam te voorzien, waarvan een certificaat wordt verstrekt. Ook houdt Newbury Healthcap een register bij van de namen. Onlangs deed de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau uitspraak over de geldigheid van het woordmerk MYSTAR GLOBAL STAR REGISTRY. Louise van de Mortel geeft uitleg.

De merkaanvraag en de initiële weigering

Newbury Healthcap deponeerde het woordmerk MYSTAR GLOBAL STAR REGISTRY voor waren in klasse 14 en 16 (onder meer sieraden en medailles resp. publicaties en certificaten) en diensten in klasse 35 (onder meer diensten omtrent het verstrekken van certificaten en het bijhouden van een register).  

Het Europese merkenbureau (EUIPO) weigerde de inschrijving van het woordmerk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en het beschrijvende karakter van de benaming, voor een deel van de producten en diensten waarvoor het depot werd verricht. De aanvraag werd wel geaccepteerd voor sieraden en medailles.

De beroepsprocedure - misleiding

Newbury Healthcap ging tegen de beslissing in beroep. De Kamer van Beroep van het EUIPO oordeelde dat de belofte die in de bewoording van het teken moet worden gelezen, misleidend is - artikel 7 lid 1 sub g van de Uniemerkverordening bepaalt dat de inschrijving van een teken dat het publiek kan misleiden, bijvoorbeeld met betrekking tot de aard, kwaliteit of de geografische herkomst van de betrokken waren of diensten als merk wordt geweigerd.

De bewoording van het teken in relatie tot de producten en diensten zoals deze zijn aangevraagd is van belang. De perceptie van het publiek bij het zien van de woorden ‘global star registry’ is daarbij doorslaggevend. De Kamer van Beroep overweegt dat de woordelementen ‘global star registry’ impliceren dat er sprake is van een officiële of quasi-officiële activiteit, te weten een mondiaal sterrenregister. Een dergelijk wereldwijd sterrenregister van een particuliere organisatie is echter niet erkend en bestaat niet.

De deposant van het merk is volgens de Kamer van Beroep ook niet bevoegd officiële namen aan sterren te geven. Het geven van een niet-officiële naam aan een ster is dan ook puur symbolisch en van nul economische waarde. Op zichzelf is het niet onrechtmatig om namen aan bestaande sterren te geven, maar het is volgens de Kamer van Beroep wel misleidend als bij de consument de indruk wordt gewekt dat zij een officiële naam voor een ster heeft geregistreerd. Het feit dat het merk is aangevraagd voor producten en diensten die betrekking hebben op het uitgeven van certificaten wekt bovendien de indruk dat er sprake is van een officieel en gezaghebbend orgaan.

De Kamer van Beroep concludeert dat de Uniemerkaanvraag voor MYSTAR GLOBAL STAR REGISTRY moet worden geweigerd voor de waren en diensten waartegen beroep is ingesteld vanwege de misleidende aard van het teken. De waren van klasse 14 (sieraden en medailles) vallen niet onder de werkingssfeer van het beroep. Het beroep tegen de weigering tot inschrijving wordt afgewezen zij het op een andere grond dan in eerste instantie.

Beschikbaarheid en registreerbaarheid

Indien u voornemens bent om een merk te gaan gebruiken, is het van belang om op voorhand advies in te winnen over de beschikbaarheid en registreerbaarheid van het merk. Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

Louise van de Mortel werkt voor het Competence Centre van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

‘Halloumi’ versus ‘BBQloumi’: verwarringsgevaar bij collectief Uniemerk

De houder van het collectieve Uniemerk HALLOUMI diende oppositie in tegen de Uniemerkaanvraag BBQLOUMI. Het Gerecht EU heeft geoordeeld dat ‘Halloumi' een beschrijvende aanduiding is wat resulteerde in de beslissing dat géén sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Het Hof van Justitie EU oordeelde deze maand echter anders.

‘Halloumi’ versus ‘BBQloumi’: verwarringsgevaar bij collectief Uniemerk

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.