UPC: Sleutelpunten voor de analyse van inventiviteit in het kader van octrooibescherming

Twee recente uitspraken van het Hof van Beroep van het Unified Patent Court (UPC) geven meer duidelijkheid over de wijze waarop de UPC-instanties de inventiviteitsvereiste beoordelen. Sylvain Dubois bespreekt deze uitspraken en licht toe hoe zij hebben geleid tot de formalisering van een ‘globale’ beoordelingsstandaard.

Recente rechtspraak van het UPC

Op 25 november 2025 deed het Hof van Beroep van het UPC uitspraak in twee zaken – Meril-Edwards (UPC_CoA_464/2024) en Amgen Sanofi/Regeneron (UPC_CoA_528/2024 / 529/2024). In deze beslissingen bevestigt het Hof de toepassing van een ‘globale’ benadering bij de beoordeling van inventiviteit.

De UPC-benadering: een driestappenmethode

Volgens het Hof van Beroep is een geoctrooieerde oplossing ‘voor de hand liggend’ indien een vakman, uitgaande van een realistisch uitgangspunt in de stand van de techniek en met het oog op het oplossen van het objectieve probleem, zou zijn gekomen (en niet slechts: had kunnen komen) tot de geclaimde oplossing.

De UPC-benadering van inventiviteit bestaat uit drie stappen:

1. Vaststellen van het objectieve probleem.
2. Identificeren van realistische uitgangspunten in de stand van de techniek.
3. Beoordelen of de vakman vanuit elk uitgangspunt tot de geclaimde oplossing zou zijn gekomen.

1 – Vaststelling van het objectieve probleem

De eerste stap is het bepalen van het objectieve probleem vanuit het perspectief van de vakman, rekening houdend met diens algemene vakkennis op de relevante datum. Het doel is vast te stellen wat de uitvinding daadwerkelijk toevoegt aan de stand van de techniek. Daarbij wordt de conclusie niet gebaseerd op afzonderlijke kenmerken, maar op de claim als geheel, in het licht van de beschrijving en tekeningen, en met aandacht voor het onderliggende inventieve concept.

Dit verschilt van de probleem-oplossingsbenadering van het European Patent Office (EOB), die zich primair richt op het technisch effect van de onderscheidende kenmerken. De UPC kiest daarentegen voor een integrale beoordeling van de uitvinding om de werkelijke bijdrage aan de stand van de techniek vast te stellen. Daarmee legt het UPC de basis voor een pragmatische en samenhangende analyse van inventiviteit.

Zowel het UPC als het EOB zijn het er echter over eens dat het objectieve probleem geen aanwijzingen (‘pointers’) mag bevatten richting de geclaimde oplossing, om een beoordeling achteraf te voorkomen.

2 – Identificatie van realistische uitgangspunten

In de tweede stap worden één of meerdere realistische uitgangspunten geselecteerd uit de stand van de techniek binnen het relevante technische vakgebied, of een aanverwant gebied waarin een vergelijkbaar probleem voorkomt en waarmee de vakman redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld.

Als realistische uitgangspunten gelden documenten die voor de vakman daadwerkelijk interessant zouden zijn bij het oplossen van het objectieve probleem, bijvoorbeeld omdat zij vergelijkbare kenmerken vertonen of hetzelfde onderliggende probleem adresseren.

Het Hof benadrukt dat er meerdere realistische uitgangspunten kunnen bestaan en dat de inventiviteit van de geclaimde oplossing ten opzichte van elk van deze uitgangspunten moet worden beoordeeld.

Deze stap illustreert de flexibele en pragmatische benadering van het UPC: de vakman kan verschillende relevante bronnen combineren om tot een oplossing te komen. Dit wijkt af van de meer traditionele EOB-methodiek, die doorgaans uitgaat van één ‘meest nabije’ stand van de techniek.

3 – Beoordeling van de inventiviteit

De derde stap betreft de daadwerkelijke beoordeling van inventiviteit. Een oplossing is voor de hand liggend indien de vakman, uitgaande van een realistisch uitgangspunt en met het oog op het objectieve probleem, zou zijn gekomen tot de geclaimde oplossing.

Het Hof onderstreept dat de vakman geen creatieve of inventieve vermogens bezit en dat er een motivatie of aanwijzing nodig is die hem vanuit het uitgangspunt naar de volgende stap leidt. De toets van voor de hand liggendheid is daarmee prospectief en niet gebaseerd op kennis achteraf.

Daarnaast stelt het Hof dat een oplossing ook voor de hand liggend kan zijn wanneer de vakman deze vervolgstap zou hebben gezet met een redelijke verwachting van succes. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het resultaat voorzienbaar is of wanneer op basis van de destijds bekende feiten een redelijke kans van slagen bestond. De bewijslast hiervoor ligt bij de partij die stelt dat inventiviteit ontbreekt.

Het Hof erkent bovendien dat inventiviteit niet alleen kan voortkomen uit een meetbare technische verbetering, maar ook uit een niet-voor de hand liggend alternatief voor bekende oplossingen.

Conclusie en vooruitblik

De UPC-benadering benadrukt een brede en contextuele beoordeling van de uitvinding en de stand van de techniek, waarbij de uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van alle realistische uitgangspunten. Als relatief nieuwe ontwikkeling roept deze aanpak nog vragen op. Begrippen als ‘realistisch uitgangspunt’, ‘vervolgstap’ en ‘aanwijzing’ zijn sterk contextafhankelijk en laten ruimte voor interpretatie, wat kan leiden tot verschillen tussen rechterlijke panels.

Ook het criterium van een ‘redelijke verwachting van succes’ zal in de toekomst verder moeten worden ingevuld door de rechtspraak.

De parallelle toepassing van de UPC- en EOB-benaderingen binnen hetzelfde geografische gebied kan bovendien tot extra juridische complexiteit leiden. Hoewel beide methoden vaak tot vergelijkbare uitkomsten kunnen leiden, blijven afwijkingen mogelijk. Voor octrooihouders en derden betekent dit dat zij rekening moeten houden met twee beoordelingskaders voor inventiviteit.

Onze Engelstalige octrooiexperts binnen Novagraaf adviseren u graag over octrooibescherming.

Sylvain Dubois is Patent Engineer bij Novagraaf, Frankrijk.