Van Oki Data naar Lost Mary: meer ruimte voor wederverkopers?

In een recente UDRP‑zaak heeft het Tsjechisch Arbitragehof zich gewaagd aan een herinterpretatie van de lang gevestigde Oki Data-criteria. Voordat we ingaan op de zaak, maakt Koen de Winder een kort uitstapje naar de basisbeginselen. Wat is een UDRP en wat zijn de Oki Data-criteria?  

De UDRP (voluit: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) biedt rechthebbenden de mogelijkheid om domeinnaamregistraties aan te vechten die inbreuk maken op hun merkrechten. De UDRP-procedure is mogelijk voor een aantal generieke domeinnamen - (zoals .com, .shop) en landcode-topleveldomeinen (zoals .nl, .be en andere). 

Voor een succesvol beroep dient een UDRP-klacht te voldoen aan de volgende eisen:  

• De domeinnaam is identiek aan of verwarrend overeenstemmend met een merk waarop de klager rechten heeft. 
• De registrant heeft geen legitieme rechten of belang in de domeinnaam. 
• De domeinnaam is geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt. 

De Oki Data‑criteria volgen uit de bekende WIPO‑zaak Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc. (2001). Deze criteria bieden voorwaarden waaronder wederverkopers van een merk toch een legitiem belang (het tweede criteria van de klacht) kunnen claimen bij domeinnamen waarin een merk van een ander voorkomt. Een wederverkoper heeft een legitiem belang, indien: 

• De wederverkoper authentieke (geen namaak) producten van dat merk aanbiedt. 
• De site uitsluitend gebruikt wordt voor die merkproducten (er worden geen producten van een ander merk verkocht). 
• De relatie met de merkhouder nauwkeurig beschreven wordt (meestal via een disclaimer op de website of bij de aankoop). 
• De wederverkoper niet alle mogelijke varianten van de domeinnaam registreert, zodat de merkhouder zelf ook de mogelijkheid krijgt om zijn producten te verkopen. 

Wat speelde er in de Lost Mary zaak? 

In 2023 werd het betwiste domein lostmarydirect.com geregistreerd. Sinds 2024 wordt het gebruikt om authentieke producten van het e-sigaretten merk LOST MARY te verkopen. De merkhouders van LOST MARY, Dashing Joys en Imiracle (Shenzhen) Technology, startten een UDRP-procedure en verzochten om de overdracht van de domeinnaam, waarbij zij stellen dat er sprake is van verwarringsgevaar, de wederverkoper geen legitiem belang heeft en bovendien te kwade trouw handelt. Vlak na het indienen van de klacht plaatste de eigenaar van de domeinnaam enkel een disclaimer op de “About Us” pagina. Later, tijdens de procedure, werd de disclaimer prominent in de homepage opgenomen.  

De panelbeslissing 

Ondanks het ontbreken van een disclaimer tijdens de indiening van de UDRP-klacht, oordeelt het panel dat de eigenaar van de domeinnaam een legitiem belang heeft. Daarbij wordt het derde criterium van de Oki Data uitgebreid: niet alleen een disclaimer is voldoende, maar de website van de wederverkoper moet duidelijk te onderscheiden zijn van de website van de merkhouder.  

Hierbij spelen de volgende factoren een rol: 

• Visueel eigen ontwerp (look & feel) 
• Duidelijke prijsvermelding en presentatie van producten 
• Gebruik van een eigen logo’s, zelfs al bevat dat de merknaam van de merkhouder 
• Stijl, lay‑out en branding die verschillen van de officiële site  

In het specifieke geval van lostmarydirect.com was de site opvallend anders vormgegeven met o.a. felle kleuren, een eigen uitstraling en herkenbare prijsinformatie zodat het voor internetgebruikers duidelijk was dat dit om een zelfstandige wederverkoper ging. 

Daarmee werd de klacht verworpen en blijft de domeinnaam in handen van de wederverkoper.  

Mogelijke implicaties 

De beslissing lijkt een ruimere invulling te geven aan het begrip “legitiem belang” voor wederverkopers, in lijn met een meer visueel-georiënteerde benadering van online-ervaring en verwachtingspatronen van gebruikers. Deze optimistische aanname over de internetvaardigheid van gebruikers kan mogelijk leiden tot verkeerde aannames en beperkt de beschermingsomvang van merkhouders dus aanzienlijk.  

Deze als verwijzing naar de zaak als “Lost Mary‑criteria” omschreven criteria kunnen bijdragen aan meer nuance, maar ook de voorspelbaarheid van UDRP-uitkomsten ondermijnen.  

In nieuwe zaken kan de lijn uit deze uitspraak worden gevolgd, wat enerzijds flexibiliteit vergroot, maar anderzijds ook kan leiden tot meer variabele praktijk. Dit tast mogelijk de rechtszekerheid aan van zowel merkhouders als (legitieme) wederverkopers.   

Met de nieuwe Lost Mary criteria wordt een belangrijke nuance toegevoegd aan de bestaande UDRP-jurisprudentie namelijk dat wederverkopers die authentieke goederen aanbieden, een legitiem belang aannemelijk kunnen maken als hun site visueel en functioneel duidelijk te onderscheiden is van de merkhouder. Dit maakt het mogelijk om het legitieme‑belang‑criterium ruimer te interpreteren.  

Onze consultants zijn u graag van dienst wanneer u betrokken bent in een domeinnaamconflict en kunnen u adviseren over de mogelijkheden om gebruik te maken van een domeinnaam binnen het kader van legitiem belang en andere voorwaarden. Download hier ons whitepaper over effectief domeinnaambeheer, lees onze FAQ en neem hier contact met ons op voor meer informatie. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Dit artikel is geschreven door Koen de winder, werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.