Wanneer wordt een bewegingsmerk geweigerd wegens technische functionaliteit?

In januari 2026 heeft het Gerecht van de EU de aanvraag voor een bewegingsmerk van een openklappend raam geweigerd. Het Gerecht is van mening dat de beweging enkel uit een technisch functioneel proces bestaat. Wanneer is sprake van de techniekexceptie en op welke wijze wordt die exceptie in de praktijk toegepast?

Wat is een bewegingsmerk? 

Een bewegingsmerk is een teken dat een beweging of wijziging van positie van onderdelen van het product weergeeft en waaraan het publiek de herkomst van het product kan herkennen. Het bewegingsmerk in kwestie is aangevraagd door Kct GmbH & Co.. Het bestaat uit een animatie van het openen en sluiten van een klapraam. 

Welk juridisch kader geldt voor de techniekexceptie? 

Voor de reikwijdte van het merkenrecht is artikel 7 lid 1 onder e punt ii van de Uniemerkenverordening van belang. Uit dit artikel volgt dat de registratie van merken die uitsluitend bestaan uit de vorm, of een ander kenmerk, van de waren dat noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen, niet mogelijk is. 

Het doel van dit artikel is het voorkomen van het verlenen van een monopolie op technische oplossingen of technische kenmerken van waren en diensten. Daarnaast beoogt het te voorkomen dat de levensduur van andere rechten (zoals octrooien in dit geval) wordt verlengd door middel van het merkenrecht. 

Voor de toepassing van dit artikel is het noodzakelijk om 1) alle essentiële kenmerken van het merk vast te stellen en 2) te bepalen of die essentiële kenmerken noodzakelijk zijn voor het behalen van een technisch resultaat. Indien alle essentiële kenmerken van het teken functioneel en noodzakelijk zijn voor het behalen van een technisch resultaat, wordt het teken als geheel geacht een functioneel doel te dienen en kan het daarom niet als merk worden geregistreerd. Dit artikel is niet van toepassing wanneer het teken een niet-functioneel element heeft, zoals een sierlijk of fantasievol kenmerk, dat een belangrijke rol speelt. 

Hoe beoordeelde het Gerecht het bewegingsmerk in deze zaak? 

Het EUIPO wees de aanvraag van Kct GmbH & Co. af vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen en de uitsluitende technische functie van de animatie. De Kamer van Beroep heeft de EUIPO in deze beoordeling gevolgd. De aanvrager ging in beroep bij het Gerecht van de EU. Het Gerecht volgde het oordeel van het EUIPO en bevestigde dat het merk in kwestie uitsluitend uit een technisch proces bestond. 

Het Gerecht concludeerde dat de opeenvolging van bewegingen, bestaande uit het openen en sluiten van een raam, het essentiële kenmerk van het betrokken merk is. Echter, het was het oneens met de Kamer van Beroep over de rol die de zwarte tussenstukken, waaraan het binnenste raamkozijn is bevestigd, spelen. Waar de Kamer van Beroep de zwarte tussenstukken van het raam niet als een essentieel element beschouwde, concludeerde het Gerecht het tegenovergestelde. De beweging van de zwarte tussenstukken draagt bij aan het openen en sluiten van het raam en is daarom ook een essentieel element. 

Deze conclusie veranderde de uitkomst echter niet. Deze twee essentiële elementen – het openen en sluiten van het raam en het bewegen van de zwarte tussenstukken – zijn de enige essentiële elementen van het merk en vervullen beide een technische functie. Het Gerecht kwam tot deze conclusie na weging van de andere argumenten van de aanvrager. 

Zo betoogde Kct GmbH & Co. dat de kleurverandering van het binnenste deel van het kozijn geen technische functie had, maar puur decoratief was en daarom door de Kamer van Beroep in aanmerking had moeten worden genomen. Het Gerecht stelde dat dit element geen essentieel kenmerk van het merk vormde en daarom irrelevant was. Bovendien was het, zelfs als het essentieel zou zijn, geen niet-functioneel, decoratief of fantasievol element. Het samenspel van licht en schaduw is een inherente eigenschap van een driedimensionaal object in beweging en is daarom noodzakelijk om het beoogde technische resultaat van dat product te bereiken. 

Ook betoogde de Kct GmbH & Co aan dat de zwarte tussenstukken technisch niet noodzakelijk waren omdat er alternatieve technische oplossingen bestonden voor het openen en sluiten van de ramen. Hierop overwoog het Gerecht dat het al dan niet bestaan van alternatieve technische oplossingen irrelevant was. Het is waar dat in sommige gevallen een technisch resultaat kan worden bereikt met verschillende oplossingen, maar dit is niet bepalend voor de conclusie van de zaak. De belangrijkste factor is dat de betreffende oplossing (zoals weergegeven in het merk) een technische functie vervult. 

Ten slotte betoogde Kct GmbH & Co dat de beweging van het raam uniek was op de markt en dat de consument dit ongebruikelijk zou vinden. Het Gerecht overwoog diengaande dat deze eigenschap niet beoordeeld mag worden op basis van de perceptie van het relevante publiek. Consumenten beschikken vaak niet over de technische kennis om een technische eigenschap van een product te beoordelen. De perceptie van het relevante publiek kan daarom niet gebruikt worden bij de beoordeling van de technische functionaliteit. 

Wat betekent deze uitspraak voor merkhouders? 

In zijn conclusie bevestigt het Gerecht dat het merkenrecht niet kan en mag worden gebruikt om andere intellectuele eigendomsrechten te verlengen of te beschermen. Daarnaast moet een beoordeling van de technische functionaliteit objectief zijn en niet worden gebaseerd op de perceptie van de consument. 

De uitspraak past in het perspectief dat merkenrecht verder gaat dan de bescherming van woordmerken en logo’s. Ook andere onderscheidingstekens, vaak aangeduid met non traditional trademarks, kunnen worden beschermd. Onze consultants geven u graag advies over de beschermingsmogelijkheden van uw merken en modellen en over bescherming op grond van octrooi- of auteursrechtbescherming. 

Belangrijkste punten uit de uitspraak van het Gerecht van de EU:

Dit artikel is geschreven door Niek ter Haar en Volha Parfenchyk.