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&PIZZA ne convient pas comme marque de commerce pour la pizza

27-06-2017

En 2016, une société américaine a déposé une demande de marque de l’UE (UE TM) pour la marque semi-figurative &PIZZA. La société recherchait une protection pour des produits alimentaires et boissons, ainsi que pour des services de restauration et de bar. L’Office de l’UE pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) a en partie refusé la demande d’enregistrement en raison du manque de caractère distinctif du terme « pizza » jugé de nature descriptive. Cependant, le demandeur a pu surmonter l’objection en effectuant une limitation des produits et services, comme l’explique Frouke Hekker, de Novagraaf.

Une marque verbale ou semi-figurative doit satisfaire certains critères afin d'être enregistrée à titre de marque. En particulier, la marque doit avoir un caractère « distinctif » afin de permettre au public pertinent de distinguer les produits et services marqués comme étant issus d’une entreprise spécifique, par opposition à des biens et services provenant d'autres entreprises. Si un signe ne satisfait pas cette exigence, le dépôt de marque sera refusé ou, si un droit de marque a été accordé, l’enregistrement peut être contesté et éventuellement invalidé.

L'exigence du caractère distinctif n'est pas remplie si l'élément verbal (dominant) pour lequel la protection est recherchée est descriptif pour les biens et services en question. Par conséquent, lors de l'évaluation du caractère distinctif, les produits et services visés dans la demande d’enregistrement de marque doivent être précisément étudiés.

&PIZZA pas pour la pizza ...
Dans ce cas, le signe « &PIZZA » a été déposé initialement en relation avec divers produits et services en classes 30, 32 et 43, y compris la sauce au fromage, la sauce tomate, la sauce pour pâtes, le pesto, la pâte à pizza et les services de restauration et de bar. En ce qui concerne ces produits et services, l'examinateur de l'EUIPO a considéré que le signe « &PIZZA » n’est pas acceptable à titre de marque. Il a été considéré que le mot pizza est connu des consommateurs dans l'ensemble de l'UE comme "un plat composé d'un disque cuit au four couvert de fromage et de tomates, habituellement en association avec des champignons, anchois, de la saucisse ou du jambon". 

L'examinateur a poursuivi comme suit : «Le terme « &PIZZA » informe immédiatement les consommateurs sans qu’il n’y ait de réflexion, que les produits et les services demandés sont la pizza elle-même, des produits à base de sauce et de pâte destinés à être utilisés pour des pizzas et des services de restauration, de bar et de fourniture de pizzas ».

Les éléments graphiques de la marque semi-figurative ont également été considérés comme non distinctifs, en ce que l’esperluette est très fréquente et qu’une police standard est utilisée.

.. mais il peut couvrir les boissons gazeuses et les bonbons
La demande d’enregistrement de marque a également été sollicitée pour différents produits qui ne sont pas liés à la pizza, à savoir les : thé, café, vinaigrette, confiserie, jus de fruits, sirops, glaces, eau embouteillée, eau gazeuse et boissons gazeuses.

Le dépôt de marque n'a pas été refusé à l’enregistrement pour ces produits au motif que le terme « pizza » n'est pas descriptif de ceux-ci et, par conséquent, satisfait aux exigences du caractère distinctif. À la suite de cette décision, le déposant a procédé à une limitation de sa demande d’enregistrement aux seuls produits acceptables au regard du critère du caractère distinctif.

Commentaires de Nora Fowler (Novagraaf) : « Lors du choix d'une nouvelle marque pour vos produits et / ou services, il est toujours préférable de choisir un signe (verbal ou logo) aussi distinctif que possible (c'est-à-dire qu’il ne décrit pas les produits ou les services ou aucune de leurs caractéristiques). Non seulement cela évitera ce type de problème lors de la procédure du dépôt de marque, mais les consommateurs apprendront également à associer exclusivement le signe à vos produits / services et ne supposeront pas qu’il s’agit d'une description de ces produits ou services. Cela rendra la marque plus facile à protéger contre la copie par des tiers dans le futur ».

« Il est également possible de surmonter les objections émises sur la base de l’absence de caractère distinctif de la marque par l’Office des marques, via le "caractère distinctif acquis par l’usage". Pour ce faire, il faudra soumettre une grande quantité de preuves pour démontrer qu’en raison de l'utilisation intensive de la marque non distinctive sur le marché, cette marque est devenue, aux yeux du public pertinent, un indicateur d’origine des produits / services issus d’un titulaire spécifique (le déposant) ».

« Si vous choisissez une marque plus descriptive, une option pourrait consister à associer un élément distinctif supplémentaire à la demande d’enregistrement de marque initiale. Cela n'offrira qu'une protection relativement limitée par rapport à la partie la plus faiblement distinctive de la marque. Toutefois, ceci permettrait d’occuper le terrain pour le temps nécessaire pour réunir les preuves de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la partie la plus faiblement distinctive. Une fois que l'élément non distinctif a acquis un caractère distinctif sur le marché, il peut être intéressant de déposer une demande d’enregistrement de marque portant sur cet élément seul »

Si vous avez des questions sur l'inscription et la protection de la propriété intellectuelle, contactez-nous.

Frouke Hekker travaille dans le centre de compétences de Novagraaf. Elle est basée à Amsterdam.