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La gestion de la PI: audits et valorisation

24-01-2018

Dans le troisième article de notre série sur les bonnes pratiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle (PI), Chantal Koller, de Novagraaf, explique l'importance de l'audit et examine les mesures que les entreprises peuvent prendre pour attribuer une valeur à leurs actifs.

Si un département PI d'entreprise doit tirer pleinement parti de ses activités de création de marque et de protection de la PI, il doit d'abord mettre en place certaines bases. Comme nous l'avons déjà écrit, cela devrait notamment inclure de «définir la bonne stratégie» et d’identifier le meilleur modèle pour la gestion de la propriété intellectuelle (au choix, entre un modèle «externalisé, interne ou hybride?»).

Une fois qu'une entreprise a mis en place le processus de gestion de son portefeuille et l'a codifié dans la mesure du possible, elle sera libre de se concentrer sur la mise en œuvre de sa stratégie globale de propriété intellectuelle. Pour les marques, cet exercice comprend généralement cinq étapes clés:

  1. 1. Création: La stratégie d'entreprise et les directives sur les marques déterminent les choix de noms commerciaux, les options de protection des marques, l'architecture des marques d’une point de vue marketing et juridique, leur portée géographique, la stratégie de documentation, l'évaluation des risques et le budget.
  2. 2. Protection: Le modèle de gestion PI détermine le processus applicable au dépôt des marques de commerce, la gestion des refus et des oppositions ainsi que le suivi jusqu'à leur enregistrement.
  3. 3. Gestion: Le modèle de gestion PI détermine également la façon dont les actifs (et données y relatives) sont administrées, ainsi que la manière dont les diverses formalités liées aux éventuels changements de propriété et aux renouvellements sont opérées ; la stratégie de surveillance et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle fait également partie de ce processus.
  4. 4. Audits: Les portefeuilles devraient être vérifiés régulièrement pour évaluer leur valeur à la lumière des coûts associés à la croissance et au maintien des droits qu'ils contiennent. Cela permet de repérer, par exemple, les droits de marque qui ne sont pas exploités, ainsi que les lacunes de protection qui pourraient laisser une entreprise exposée.
  5. 5. Valorisation: Les résultats de l'audit aideront également à mener des discussions commerciales sur des sujets tels que l'octroi de licences ou de franchises, la vente de certains actifs de propriété intellectuelle ou la création de nouvelles entreprises notamment en vue d’intérêts communs avec des entreprises tierces (joint ventures).

C'est l'importance du processus d'audit et d'évaluation qui est couvert dans cet article, qui a également pour but de vous donner des conseils sur les motivations de telles actions et la méthode de valorisation des portefeuilles de marques.

Pourquoi entreprendre un audit de votre PI?
Bien que les professionnels de la propriété intellectuelle comprennent, bien sûr, que les marques sont des atouts précieux, le défi consiste à quantifier cette valeur pour l'ensemble de l'entreprise et à l'utiliser comme un tremplin pour sa croissance. Cela est dû en partie à la difficulté de saisir avec précision la valeur d'une marque ou d'un portefeuille de marques dans une entreprise. Après tout, si vous ne parvenez pas à chiffrer la valeur financière que vous dérivez de cet actif, comment pouvez-vous convaincre des collègues au sein de votre entreprise de donner la priorité à la propriété intellectuelle dans leurs stratégies commerciales ou de produits? C'est cette difficulté de saisir correctement la valeur ajoutée des marques qui a conduit de nombreuses organisations à considérer celles-ci comme un centre de coûts, plutôt que comme un actif qui génère de la valeur et des profits. Ceci en dépit du fait qu'il est possible de transformer le coût de l'acquisition de droits de PI en un profit en réalisant la valeur de la propriété intellectuelle résultante sur le bilan.

Cependant, avant de pouvoir valoriser ou exploiter la propriété intellectuelle, il s’agit de comprendre ce que vous possédez, et également de vérifier que ces droits sont valables et toujours applicables en cas de conflit avec des tiers. Il s’agira; par exemple, de vérifier qu'ils sont utilisés et que les registres ont été tenus à jour en fonction de tous les changements intervenus au sein de l’entreprise. De manière toute aussi importante, les audits identifient également les lacunes potentiellement dommageables dans la couverture actuelle, tels que les produits ou services qui n'auraient pas été correctement protégés ou mis à jour, la couverture géographique qui pourrait s’avérer lacunaire ou même les opportunités de mettre à jour le portefeuille existant à la lumière des changements législatifs ( ex. réforme des MUE) ou, même, des changements politiques, tels que le Brexit.

Entreprendre un audit de votre PI vous permettra également de consolider vos droits et vos accords en vous donnant une image plus claire de vos biens de propriété intellectuelle, ainsi que de leurs forces et faiblesses respectives. De même, il vous donnera l'opportunité de recentrer les acteurs de la PI autour de votre future stratégie commerciale; par exemple, en distinguant les droits de propriété intellectuelle clés (ou «fondamentaux») et en identifiant les droits moins stratégiques ou inutilisés qui pourraient ne plus justifier les frais de renouvellement.

D'autres raisons d'entreprendre un audit de propriété intellectuelle peuvent inclure:

  • L'achat et / ou la vente de portions d’entreprises (due diligence);
  • La mise en place un programme de licence;
  • Une modification substantielle de la législation (par exemple, IFRS et SOX);
  • Une offre publique initiale; ou
  • Le désir de centraliser vos actifs.

Qui, Quoi, Pour quoi, Où?
Novagraaf a développé une méthodologie testée à maintes reprises (selon les principes « Qui, Quoi, Pour quoi, Où? ») pour réaliser des audits de PI et mesurer la valeur des marques, évaluer dans quelle mesure les marques principales d'une société sont stratégiquement protégées par les enregistrements de marques existants dans les principaux marchés et territoires, ainsi que la force applicable de ces enregistrements en cas de conflits.

L'approche couvre également des facteurs tels que la portée (matérielle et géographique) de la couverture, l'utilisation efficace et actualisée des systèmes d'enregistrement disponibles, la titularité adaptée et la cohérence globale du portefeuille. Ce service a été spécifiquement conçu pour fournir aux entreprises une vision et une compréhension plus claires du processus de valorisation des marques, via une méthodologie solide et transparente, ainsi que des conseils clairs sur la façon d'identifier et de résoudre les problèmes susceptibles d'affecter la valeur des actifs. Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations et de soutien.

Chantal Koller est directrice Département Marques aux bureaux suisses de Novagraaf