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Changement des procédures d’enregistrement des marques en UE

25-05-2016

La réforme récente du droit des marques en UE peut avoir des répercussions sur vos marques enregistrées en Europe. Voici un rappel des principaux changements.

Le Règlement sur la marque de l'Union Européenne (UE) est entré en vigueur le 23 mars 2016 dans le cadre du « Paquet Marques ». Les marques déposées en Union Européenne (précédemment dénommées Marque Communautaire), s’appellent désormais Marque de l’Union Européenne (MUE). Le Paquet Marques a aussi introduit de nombreuses réformes pour le processus d’enregistrement.

Classification des biens et services – déclaration due avant le 25 septembre 2016

Chaque MUE contient une description de biens et services pour laquelle la marque est utilisée. Il existe 34 classes couvrants les biens et 11 classes couvrants les services. Chaque classe dispose d’un titre de classe général et donne l’option d’être plus précis dans la description. Précédemment il suffisait de décrire simplement l’intitulé entier du titre de la classe, mais suite aux décisions récentes, la Réglementation dispose désormais que les biens et services pour lesquels la protection est recherchée, doit être suffisamment claire et précise pour les marques déposées avant le 22 juin 2012.

Par conséquent, si vous êtes titulaire d’une MUE, enregistrée avant le 22 juin 2012, qui a utilisé le titre de la classe appropriée dans son intégralité, faite attention aux éléments suivants :

Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation sur le Paquet Marques, le spectre de protection de votre MUE dépend de l’étendue des biens et services pour laquelle votre MUE est utilisée, et tombe sous le sens littéral du titre de la classe appropriée. Si les biens et services pour lesquels votre MUE est utilisée ne tombe pas sous le sens littéral, vous devrez prendre des mesures en déposant une déclaration par l’article 28 (8).

Par exemple : si une MUE a été déposé pour une marque de bottes dans la classe 25 en utilisant l’intégralité du titre de la classe, « Vêtements ; chaussures ; chapellerie », le spectre de protection de la MUE sera considéré comme couvrant les « bottes », les bottes tombant sous le terme littéral de « chaussures ». Aucune action ne sera nécessaire.

Cependant, si une MUE a été déposée dans la classe 25 en utilisant l’intégralité du titre de la classe « Vêtements ; chaussures ; chapellerie », mais est utilisée seulement pour les « semelles intérieures de chaussures », il sera nécessaire de remplir une déclaration. Ces biens ne seront pas considérés comme tombant sous le coup du sens littéral du titre de la classe 25 et donc, ne tomberont pas dans le spectre de protection de votre MUE, sauf si une déclaration dans laquelle les semelles intérieures de chaussures sont spécifiquement désignées est remplie.

En d’autres termes, en complétant une déclaration 28 (8), un titulaire de MUE peut préserver le (large) spectre de protection d’une MUE comme lors du dépôt. Pour la compléter de manière efficace, la déclaration doit désigner : tous biens et services pour la(les) classe(s) concernée(s) qui ne tombe(nt) pas sous le coup du sens littéral du titre de la classe.

Une déclaration par l’article 28 (8) doit être déposée avant le 25 septembre 2016. Si vous ne le faite pas avant cette date, le spectre de protection de la MUE sera limité au sens littéral de l’intitulé de classe qui est utilisé. La période transitionnelle (la période allant jusqu’au 24 septembre 2016) ne peut pas être prolongée.

Termes vagues – le plus tôt sera le mieux

La nécessité de décrire les biens et services d’une manière suffisamment claire et précise a des implications sur des termes que les autorités des marques considèrent comme « trop vagues » pour satisfaire aux critères.

Par exemple : le terme « machines-outils » (classe 7), « construction » (classe 37) et « traitement de matériaux » sont considérés comme des termes vagues. Ces biens et services doivent être spécifiés pour être acceptés comme une nouvelle MUE. Dans des dépôts déjà existants ces termes doivent être mentionnés afin de pouvoire faire respecter les droits de la marque.

Si vous avez utilisé un ou plusieurs titres vagues dans votre MUE, il est très important de spécifier ces termes de façon plus précise, si vous souhaitez continuer à être en capacité de faire respecter les droits de vos marques eu égard aux biens et services concernés. Malgré qu’il n’y ai pas de limite de temps applicable, il est recommandé de préciser ces termes au plus vite.

Un moment opportun pour faire l’audit de votre portefeuille ?

En plus des exigences citées plus haut pour évaluer et mettre à jour vos dépôt de marques, il est aussi recommandé aux titulaires de marques de controler fréquemment que leurs intérêts sont suffisamment couverts par des marques. Par exemple, une mise à jour peut être requise dans le cas du développement d’une entreprise sur de nouveaux marchés.

Pour plus de détails et d’idées sur l’audit de votre portefeuille PI, vous pouvez lire notre article « Le régime détox en PI ».

Pour plus d’informations sur le dépôt de marques, rapprochez-vous de votre consultant Novagraaf ou consultez-nous via ce formulaire.