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Kit Kat ou de la difficulté de protéger une marque 3D

20-10-2015

Le slogan « Have a break, have a Kit Kat » est devenu synonyme de la barre chocolatée Nestlé. Il doit être frustrant pour l’entreprise que ses efforts pour créer une forme distinctive risquent de se solder par un échec lors de l’enregistrement à titre de marque. Frouke Hekker de Novagraaf examine la limite ténue qui détermine le succès ou l’échec du dépôt d’une marque tridimensionnelle.

L’obtention d’une protection à titre de marque pour une forme n’est pas aussi simple que pour une marque constituée par d’autre type de signes comme des mots, slogans ou logos.

Les tentatives de l’entreprise LEGO pour protéger sa brique, icône du jouet éponyme, comme marque tridimensionnelle est l’un des exemples connu de marques qui n’ont pas réussi à remplir les critères de formes mis en place par les offices de Propriété Industrielle (PI) et les cours de justice nationales et européennes. Pourquoi la barre a-t-elle été placée si haut ?

Limites à l’enregistrement

Les limites aux enregistrements ont été imposées pour empêcher les entreprises d’acquérir un monopole sur des solutions techniques ou sur les caractéristiques fonctionnelles d’un produit. Pour prévenir le fait qu’une forme nécessaire puisse faire l’objet d’un monopole, la législation européenne a fixé trois limites.

Elles excluent les formes de la protection à titre de marque si :

  • Elles consistent en une forme imposée par la nature même du produit ;
  • La forme donne sa valeur substantielle au produit ;
  • La forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Les formes qui ne sont pas exclues de la protection pour ces motifs peuvent néanmoins être protégées à titre de marque (comme dans le cas de marques déposées en général), uniquement si elles remplissent le critère de distinctivité. En pratique, ceci est assez délicat car il n’est pas aisé d’établir que le consommateur considère une forme comme un élément déterminant l’origine des produits et donc comme une marque distinctive appartenant à une entreprise définie. Plus la forme se rapproche de la forme imposée par la nature même du produit désigné par la marque, moins elle pourra être considérée comme distinctive. En principe, les formes doivent diverger des habitudes ou des normes du secteur de façon significative afin de remplir la fonction essentielle d’une marque à savoir, indiquer l’origine d’un produit.

La forme à quatre-barres des Kit Kat est-elle en deçà des critères ?

En 2010, Nestlé a déposé une demande pour enregistrer comme marque sa gaufrette à quatre-barres. Le dépôt étant effectué pour la seule forme du produit, la marque verbale Kit Kat n’était pas incluse dans la représentation donnée (voir image à droite). KitKatbar

L’Office de la Propriété Industrielle du Royaume-Uni (IPO) a dans un premier temps accepté la demande et enregistré la forme déposée à titre de marque. Malgré cela, le concurrent direct Cadbury’s s’est opposé à l’enregistrement. Dans la procédure qui s’ensuivit, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a renvoyé la question vers la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) par le biais d’une question préjudicielle.

En substance, les questions étaient les suivantes :

  • Une forme consistant en trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et dont les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique peut-elle être refusée sur la base des limites précisées ci-dessus ? En d’autre termes, la marque peut-elle être refusée en présence de deux motifs qui ne se vérifient chacun que partiellement ?
  • Le refus d’enregistrement fondé sur le fait que la forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique s’applique-t-il également à la façon dont les produits sont fabriqués ou se limite-t-il à la façon dont les produits fonctionnent ?
  • En ce qui concerne l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, faut-il démontrer qu’une partie significative des milieux ou consommateurs concernée considèrent la seule marque tridimensionnelle en cause comme une indication d’origine, nonobstant son usage en combinaison avec d’autres marques.

Application des motifs de refus

Par rapport à la première question, la CJUE a retenu que la forme de la barre chocolatée contenait trois éléments essentiels : un de ceux-ci résultait de la nature du produit et deux étaient nécessaires pour obtenir un résultat technique.

La cour en a déduit qu’il était possible que des éléments essentiels d’un signe puissent être concernés par un ou plusieurs motifs du refus. Ainsi la marque ne peut être refusée si chacun des motifs de refus d’enregistrement des marques constitués par une forme ne s’applique que partiellement. Chaque motif s’applique donc de façon indépendante. La cour a aussi précisé qu’un enregistrement peut uniquement être refusé dès lors qu’un seul de ces motifs s’applique pleinement audit signe.

Sur la seconde question, la cour a répondu que le motif de refus découlant du résultat technique devait être interprété en se basant seulement sur la fonction du bien et non sur manière dont il a été conçu. Le refus d’enregistrement ne s’applique donc pas à la façon dont les produits sont fabriqués.

Le cas est revenu devant la Cour du Royaume-Uni pour examen. Il est important de noter que, contrairement aux suggestions faites dans les médias internationaux, la décision de la CJUE n’a pas mené au refus final de la forme de la barre Kit Kat. La CJUE donne une interprétation de la législation européenne dans le cadre de la procédure de la question juridictionnelle, mais ne rend pas la décision elle-même.

La décision finale relève de la cour qui a renvoyé la question, en l’occurrence la Haute Cour de justice du Royaume-Uni et doit donc encore être rendue.

La question relative au caractère distinctif

La question du caractère distinctif trouvera une réponse si la Haute Cour du Royaume-Uni démontre qu’aucun des motifs de refus n’est pleinement applicable. Si ce n’est pas le cas, la question de caractère distinctif ne sera pas examinée étant donné que le signe concerné sera exclu, à jamais, de la protection à titre de marque.

Si malgré tout, la Haute Cour décide que la forme Kit Kat n’est pas exclue de la protection à titre de marque, elle devra par la suite trancher de l’acquisition de son caractère distinctif à travers l’usage. La CJUE explique que « […] afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée. ».

En d’autres termes, pour établir le caractère distinctif de sa marque, Nestlé devra prouver que le public concerné reconnait la forme en tant que telle comme provenant de Nestlé. Nestlé aurait diligenté un sondage qui fait ressortir que 90% des personnes interrogées reconnaissent la forme comme étant une barre Kit Kat. Si la Haute Cour de justice confirme la distinctivité acquise par l’usage et que Nestlé parvient à prouver ces chiffres impressionnants, l’enregistrement à titre de marque pourrait demeurer réalité.

Confusions à venir ?

Il est à noter que la réforme à venir de la loi européenne sur les marques vise à étendre la disposition qui exclut certaines marques figuratives d’un dépôt pour des signes avec « d’autres caractéristiques ». Cela revient à dire, que tout signe qui consiste exclusivement en une forme ou tout autre caractéristique qui résulte de la nature du bien et qui donne une valeur substantielle au produit ou qui est nécessaire pour obtenir un résultat technique sera exclue de la protection à titre de marque.

Si vous avez des questions au sujet la protection des marques ou des exceptions en droit des marques, rapprochez-vous de votre consultant Novagraaf ou via ce formulaire .

Frouke Hekker est Coordinatrice au Competence Centre au bureau Novagraaf d’Amsterdam

Vous pouvez consulter la décision de justice de l’affaire C-215/14 sur le site de la CJUE ici.