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La forme du KitKat n’est pas éligible pour une marque

29-01-2016

Nestlé a perdu sa bataille pour imposer la forme de sa gaufrette KitKat comme marque, après que la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles eu tranché que la barre chocolatée n’avait pas acquis un caractère distinctif à travers l’usage.

Obtenir la protection d’une forme n’est pas aussi simple que la protection d’une marque pour d’autres types de signes tels que des mots, slogans ou logos.

La législation exclue de la protection à titre de marque les formes si :

•    Elles consistent en une forme imposée par la nature même du produit

•    La forme donne sa valeur substantielle au produit

•    La forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Les formes qui ne sont pas exclues selon ces fondements peuvent obtenir la protection d’une marque, mais (comme avec les marques en général) uniquement si elles satisfont au critère de distinctivité. En pratique, il est difficile d’argumenter que le consommateur reconnait la forme comme une marque distinctive d’une entreprise donnée. Idéalement, la forme doit se différencier de façon flagrante de la norme ou des habitudes du secteur afin de remplir les fonctions essentielles d’une marque, à savoir d’indiquer l’origine d’un produit.

Pourquoi la forme en gaufrette à quatre barres ne rempli pas les critères

En 2010, Nestlé a déposé une demande pour enregistrer une marque pour sa gaufrette à quatre barres. Le dépôt étant effectué pour la seule forme du produit, la marque verbale KitKat n’était pas incluse dans la représentation donnée (voir image à droite). 

L’Office de la Propriété Industrielle du Royaume-Uni (IPO) a dans un premier temps accepté la demande et enregistré la forme déposée à titre de marque. Malgré cela, le concurrent direct Cadbury’s s’est opposé à l’enregistrement. Dans la procédure qui s’ensuivit, la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a renvoyé la question devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) par le biais d’une question préjudicielle.

En substance, les questions étaient les suivantes :

•    Une forme consistant en trois caractéristiques essentielles dont l’une d’elle résulte de la nature même du produit et dont les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique peut-elle être refusée sur la base des limites citées ci-dessus ? En d’autre termes, la marque peut-elle être refusée en présence de deux motifs qui ne se vérifient chacun que partiellement ?

•    Le refus d’enregistrement fondé sur le fait que la forme du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique s’applique-t-il également à la façon dont les produits sont fabriqués ou se limite-t-il à la façon dont les produits fonctionnent ?

•    En ce qui concerne l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, faut-il démontrer qu’une partie significative des milieux ou consommateurs concernés considèrent la seule marque tridimensionnelle en cause comme une indication d’origine, nonobstant son usage en combinaison avec d’autres marques.

Application des motifs de refus

Par rapport à la première question, la CJUE a entendu les arguments que la forme de la barre chocolatée comprenait 3 éléments essentiels : l’une d’elle résulte de la nature du bien elle-même et deux d’entre eux sont nécessaire pour obtenir un résultat technique.

La cour en a déduit qu’il été possible, pour les éléments essentiels d’un signe, d’être couverts par un ou plusieurs motifs de refus. La cour en est venue à la question du refus eu égard au résultat technique qui peut être interprété comme se référant seulement à la manière dont laquelle le bien en question fonctionne et non la manière dont il a été produit. La cour a aussi clarifié le fait que l’enregistrement peut être refusé si seulement un de ces critères est applicable au signe concerné. Le cas fut par la suite renvoyé devant la juridiction britannique pour être traité.

Le refus définitif par la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles

Suite à la décision de la CJUE, le juge Richard Arnold a conclu que : « Afin de démontrer qu’un signe a acquis un caractère distinctif, le déposant ou le propriétaire de la marque doit prouver que, à la date appropriée, une portion importante de l’échantillon de consommateurs appropriés perçoivent les biens et services concernés comme provenant d’une entreprise donnée grâce au signe en question (à l’inverse de toute autre marque qui pourrait exister) » (paragraphe 57).

En d’autres termes, pour prouver l’acquisition du caractère distinctif, Nestlé doit prouver que le public concerné reconnait la forme en elle-même comme provenant de Nestlé. Malgré cela, Richard Arnold a jugé que Nestlé avait été capable d’établir seulement une association par les consommateurs, mais que ce n’était pas suffisant pour démontrer l’acquisition nécessaire d’un caractère distinctif. La marque a été jugée comme n’étant pas éligible pour faire l’objet d’un enregistrement et l’appel formé par Nestlé a été rejeté.

Implications pour les propriétaires de marques

En effet, des preuves substantielles ont été présentées durant la procédure pour montrer que certains consommateurs associaient la forme de la gaufrette avec la marque KitKat, mais elles ne montraient pas que les consommateurs se reposaient sur cette forme pour acheter ledit produit. Ainsi, le premier point évident ressortant de la procédure est que les résultats des sondages doivent montrer que les consommateurs interrogés perçoivent la marque comme un indicateur exclusif d’une entreprise donnée. Malgré cela, la mise en œuvre d’un tel test n’a pas été clarifiée par le juge Arnold et ce point risque encore d’être débattu dans un futur proche.

La barre pour l’acquisition du caractère distinctif d’une forme a été placé très haute et les consommateurs seront les premiers concernés dans les analyses à venir.

Si vous avez des questions sur la protection des marques ou les exceptions dans le droit des marques, rapprochez-vous de votre consultant Novagraaf habituel ou contactez-nous via ce formulaire.

Claire Jones est Conseil en Marques au cabinet Novagraaf de Londres.