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La marque de l’Union européenne sur la forme KitKat en difficulté

23-01-2017

Le mois dernier, le Tribunal de l'Union Européenne a rendu un jugement sur la marque l’Union européenne (UE TM) enregistrée pour protéger la forme KitKat de barre chocolatée à quatre doigts de Nestlé. Le Tribunal a jugé que l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) devait réexaminer la question de l’acquisition du caractère distinctif de la marque sur l’ensemble de l’Union européenne. Frouke Hekker décrit les implications de la décision.

Un an auparavant, une décision inédite de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a finalement conduit à l’invalidation au Royaume-Uni de l'enregistrement de marque portant sur la forme KitKat. La semaine dernière, le Tribunal de l’UE a également posé la fameuse bombe au sujet de la marque de l’UE protégeant la forme de la barre chocolatée à quatre doigts de Nestlé.

Les marques de forme peuvent être difficiles à obtenir
Des motifs d'exclusion à l’enregistrement ont été érigés pour empêcher les sociétés d'acquérir un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles d'un produit. Pour éviter que les formes (et autres caractéristiques) ne soient ainsi monopolisées, la législation européenne a érigé trois motifs d'exclusion. Les formes et autres caractéristiques (telles que les couleurs et les sons) ne peuvent bénéficier d’une protection à titre de marque, si : 1) elles sont composées d’une forme ou d'une caractéristique qui résulte de la nature même des produits ; 2) si la forme ou la caractéristique donne une valeur substantielle aux produits ; ou 3) si la forme ou la caractéristique du produit est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Seules les formes qui ne sont pas exclues au regard de ces motifs peuvent bénéficier d’une protection à titre de marque, mais – de façon générale comme pour les marques - uniquement si elles satisfont au critère de la distinctivité. En pratique, c'est un obstacle majeur en ce qu’il peut être difficile de démontrer que les consommateurs reconnaissent une forme en tant que marque distinctive en lien avec une entreprise déterminée. Plus la ressemblance de la forme avec l’aspect apparent d'un produit est grande, moins elle sera considérée comme distinctive. Idéalement, les formes doivent s'écarter sensiblement de la norme ou des pratiques du secteur afin de remplir la fonction essentielle de la marque d’indication sur l’origine d’un produit.

L’enregistrement de marque de l’UE KitKat
Nestlé a déposé une demande visant à protéger la forme à quatre doigts de sa barre KitKat pour désigner des bonbons, produits de boulangerie, pâtisseries, biscuits, gâteaux et gaufres en 2002. Cadbury (qui fait maintenant partie de Mondelez International) a formé une demande en invalidation de la marque en 2007. Cette demande a été rejetée par l'EUIPO en 2012. L'EUIPO a estimé à l'époque que la barre à quatre doigts avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage intense et continu dans l'UE ; En d'autres termes, Nestlé a pu affirmer avec succès que la marque de forme avait acquis un caractère distinctif et que l'enregistrement était resté intact.

La Chambre des recours de l'EUIPO a constaté que :

  • Les enquêtes menées dans dix États membres de l'UE ont suffisamment démontré que la marque de forme avait acquis un caractère distinctif dans l'ensemble de l’UE ;
  • L’acquisition du caractère distinctif a été démontré pour tous les produits désignés dans le libellé des produits et services.

Le jugement du Tribunal de l’UE
Dans cette dernière décision, le Tribunal de l'UE s'est opposé aux conclusions de la Chambre des recours. Elle affirme au contraire que l’acquisition du caractère distinctif doit être prouvé dans tous les États membres de l'UE.

Sur la base de la jurisprudence classique de la CJUE, le déposant d'une marque doit démontrer que le caractère distinctif a été acquis à travers l’usage d'une marque dans les États membres où la marque n'avait pas de caractère distinctif intrinsèque. Dans le cas des marques de forme tridimensionnelles, telles que la barre KitKat à quatre doigts, cela signifie que l’acquisition du caractère distinctif doit être démontré pour l'ensemble de l'UE. Au moment où Nestlé a déposé la demande d’enregistrement, l'UE comprenait 15 États membres. Par conséquent, la Chambre des recours aurait dû examiner les éléments de preuve présentés pour les autres États membres.

En outre, le Tribunal a déclaré que la Chambre des recours avait commis une erreur de droit en considérant que le caractère distinctif acquis avait été prouvé pour tous les produits et services mentionnés parmi les produits et services désignés, en ce que l’EUIPO a statué que tous ces produits pouvaient être perçus comme des sous-catégories des produits de confiserie. Tout au contraire, pour prouver l’acquisition du caractère distinctif pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée, la marque doit être utilisée pour chaque catégorie de produits et de services telle que spécifiée par le titulaire de la marque. La Chambre des recours a méconnu le fait que la preuve rapportée ne démontre que l’usage de la marque en relation avec les bonbons et les biscuits.

Compte-tenu de ce qui précède, le Tribunal a annulé la décision de la Chambre des recours et a requis un réexamen pour vérifier si la forme de la barre à quatre doigts satisfait aux critères du caractère distinctif. (Note - la marque de forme n'a pas encore été déclarée invalide, comme peuvent le suggérer les médias du monde entier. La décision finale appartient à l'EUIPO et n’a pas encore été rendue).

Si vous avez une question sur la protection des marques et / ou les motifs d'exclusion, n’hésitez pas à nous contacter.