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Marques: l'exigence de caractère distinctif

24-08-2016

Afin d'obtenir une marque de commerce, les marques choisies, les noms commerciaux, logos ou slogans doivent remplir un certain nombre de conditions pour le dépôt. Cependant, l'exigence de «caractère distinctif» est subjective et peut dépendre des règles de chaque office national des marques. Cela signifie que les marques acceptées dans une juridiction ne sont pas forcément acceptées dans d’autres. Theo Visser de Novagraaf examine l'exigence de caractère distinctif pour l'enregistrement des marques.

Lors de la sélection d'une nouvelle marque ou du nom d’un produit, la première étape veille à ce que le nom choisi puisse être enregistré dans la catégorie concernée. Il est nécessaire d'entreprendre une recherche de marque pour vérifier que la marque choisie n’est pas déjà enregistrée par une tierce partie. Il est également nécessaire d'évaluer la marque pour s’assurer qu'elle répond aux exigences de l’office pour le caractère distinctif (plus le nom est distinctif, plus il aura de chances d’être accepté) et descriptif (si le nom des produits ou services est trop descriptif, l'office des marques refusera probablement la demande).

Le caractère distinctif peut être difficile à évaluer, car c’est un critère subjectif et donc dépendant des règles en vigueur dans les différents offices, qui sont également avisés par la jurisprudence nationale. Cependant, il est possible de surmonter les premières positions des offices nationaux des marques, comme deux cas récents aux États-Unis l’illustrent.

Bjni en Arménie
Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler, mais il existe un village en Arménie qui s’appelle Bjni, qui a une source d'eau naturelle. Le bureau américain des brevets et des marques (USPTO) en a clairement entendu parler, lui, car il a refusé une demande de marque pour le mot «Bjni» par un fournisseur d'eau minérale, estimant que le village satisfaisait à l'exigence d'une «indication géographique» (un endroit bien connu). Le demandeur a fait appel à la décision, démontrant que Bjni – un village de seulement 3000 habitants – est peu connu en dehors de la région. Le TTAB (Trademark Trial and Appeal Board) de l’USPTO était du même avis et a accepté le dépôt de la marque aux Etats-Unis.

Jiujiteiro sportswear
La société One Nation qui a souhaité déposer la marque figurative JIUJITEIRO (en notation spéciale), a vécu une expérience similaire. Elle souhaitait enregistrer le nom de marque pour le sport; cependant, Jiujiteiro est le nom portugais utilisé pour un pratiquant de Jiu Jitsu et la marque a été refusée par l'USPTO en première instance.

En principe, le nom d’une marque avec notation spéciale est plus susceptible d'être accepté par un office parce que le dessin devrait éliminer le manque de caractère distinctif. Par exemple, l'ajout d'un logo ou d’une image peut rendre une marque plus distinctive (et moins descriptive), augmentant ainsi sa probabilité d'enregistrement. La question pour les examinateurs de l'USPTO était de savoir si la stylisation du nom JIUJITEIRO était suffisante pour rendre le mot distinctif. Les examinateurs ont conclu que ça ne l’était.

En appel, la TTAB a rejeté le refus, estimant que l'écriture cursive insolite rendait la marque suffisamment distinctive. Cependant, il était clair dans sa décision que cela ne signifiait pas que One Nation Inc avait des droits de PI sur le mot  Jiujiteiro. C’est le type spécifique de la marque qui a été validé pour l'enregistrement et non pas le mot lui-même.

Pour en savoir plus sur les critères d'enregistrement de marques et si vous souhaitez obtenir des conseils au sujet des différentes exigences pour les dépôts, n’hésitez pas à contacter votre avocat Novagraaf ou contactez-nous.

Theo Visser est Managing Consultant et partenaire au bureau d'Amsterdam de Novagraaf